索赔9998万元！生物专利诉讼中的金刚钻和瓷器活——从CJ第一制糖株式会社案看检测与鉴定的重要性
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来源：IPRdaily（iprdaily.cn）
作者：葛晶
IPRdaily消息：2021年元旦前夕，最高人民法院就CJ第一制糖株式会社与诸城东晓生物科技有限公司侵害发明专利权纠纷，索赔9998万元案，做出了终审判决，作为为数不多的生物专利侵权诉讼案件之一，再次凸显了鉴定与检测工作的重要性。在该案中，最高院认为基于现有证据不能证明东晓公司在生产L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐的过程中使用了涉案专利权利要求1所限定的“启动子”，驳回CJ株式会社的上诉并维持原判。
图片来源：Nature
长期以来，生物专利侵权诉讼案量较低，权利人苦于授权专利范围窄、举证难等因素，往往惜诉、慎诉。而生物序列等微观结构在被控侵权产品中的痕量、无形性和易灭失性对于侵权判定中的鉴定与检测工作提出了极高要求，涉及样品保全、储存、检测方法、检测体系、数据解读等诸多环节。
2021年元旦前夕，最高人民法院就CJ第一制糖株式会社（以下简称CJ株式会社）与诸城东晓生物科技有限公司（以下简称东晓公司）侵害发明专利权纠纷，索赔9998万元案，做出了终审判决，作为为数不多的生物专利侵权诉讼案件之一，再次凸显了鉴定与检测工作的重要性。在该案中，最高院认为基于现有证据不能证明东晓公司在生产L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐的过程中使用了涉案专利权利要求1所限定的“启动子”，驳回CJ株式会社的上诉并维持原判。
一
案情梳理与回顾
1
涉案专利
涉案专利200910266085.7号发明专利，名为“启动子核酸、表达盒和载体、宿主细胞和使用该细胞表达基因的方法”，先后经历了三次专利无效，最终在第一次（原专利复审委员会于2016年03月14日做出第28428号无效决定）维持有效的权利要求1-3、5-6的基础上，维持200910266085.7号发明专利权有效。
该决定维持有效的权利要求书如下：
1. 启动子，其碱基序列是由SEQ ID NO：7表示的多核苷酸。
2. 表达盒，其包含权利要求1的启动子和编码序列，其中所述启动子可操纵连接所述编码序列。
3. 载体，其包含权利要求2的表达盒。
5. 宿主细胞，其包含权利要求3的载体，其是属于棒杆菌属(Corynebacterium)。
6. 表达引入的基因的方法，其包括培养权利要求5的宿主细胞。
2
一审
CJ株式会社要求以权利要求1、2、3、5、6作为其专利保护范围，上述权利要求记载的技术方案应当划分为以下6个技术特征：1.启动子，其碱基序列是由SEQ ID NO:7表示的多核苷酸；2.表达盒，其包含SEQ ID NO:7的启动子和编码序列，其中所述启动子可操纵连接所述编码序列；3.载体，其包含上述第2项中的表达盒；4.宿主细胞包含上述第3项中的载体；5.宿主细胞为棒杆菌属；6.表达引入的基因的方法为培养棒杆菌属的宿主细胞。
在一审中存在两次委托鉴定：第一次委托鉴定中，鉴定机构对一审法院在东晓公司处保全的菌种、发酵液及产品进行检测，并未检测到cj7启动子序列（即SEQ ID NO:7）、cj7启动子与lysC基因序列及棒杆菌属的DNA，故一审法院认为，被诉侵权产品并未落入涉案专利的权利要求保护范围。CJ株式会社认为此次保全是第二次保全，是在东晓公司已知晓本案发生的情况下进行的，有可能已更换了菌种。经一审法院同意，CJ株式会社申请了对公证购买的产品进行第二次委托鉴定。
对于该产品进行的第二次委托鉴定的鉴定报告显示，其并不具备第一个技术特征，即序列为SEQ ID NO:7的启动子。虽然CJ株式会社认为由于该启动子的功能区及之前的部分序列已经被检测到，应该认为该启动子是存在的，但一审法院认为，鉴定人在出庭时明确否认该推论的成立，且涉案专利亦未对启动子的功能区作出限定或解释，故一审法院认为，检测到部分与启动子重合的碱基并不能认定第一个技术特征的存在。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，一审法院认为，被诉侵权产品与涉案专利权利要求相比至少缺少第一个技术特征，未落入涉案专利权的保护范围。
CJ株式会社提出继续鉴定的申请，一审法院以CJ株式会社对鉴定报告的真实性、合法性和关联性无异议，且鉴定采用的方法也为CJ株式会社所认可为由，拒绝了CJ株式会社要求继续鉴定的请求。
CJ株式会社还提供了其委托北京擎科嘉美生物技术有限公司、北京博睿兴科生物技术有限公司所做的《实验报告》，一审法院认为，CJ株式会社自行委托的鉴定机构进行鉴定所得结论不能推翻中国工业微生物菌种保藏管理中心所做鉴定报告中的鉴定结论。
因此一审法院判决：驳回CJ株式会社的诉讼请求。
3
二审
CJ株式会社不服一审判决，随即向最高人民法院提起上诉。
CJ株式会社向二审法院提交了五份新证据，其中证据1，中国工业微生物菌种保藏管理中心出具的《关于CJ第一制糖株式会社与诸城东晓生物科技有限公司侵害发明专利权纠纷案委托鉴定结果的补充说明》（以下简称《补充说明》），拟证明在公证购买的被诉侵权产品中可以检测到完整启动子序列，成为了二审证据采纳的焦点问题。根据《司法鉴定程序通则》第三十条和《司法鉴定程序通则》第四十一条的规定二审法院认为：1）中国工业微生物菌种保藏管理中心出具的《补充说明》，并非基于一审法院的委托，且《补充说明》及其两个附件均未见原司法鉴定人的签名，故该《补充说明》从性质上看不属于《司法鉴定程序通则》第三十条规定的“补充鉴定”。2）《补充说明》虽然载明系“作为以往委托鉴定结果的补充说明”，但鉴定方法与第二次委托鉴定所采用的检测方法明显不同，鉴定结果也与第二次委托鉴定的检测结果存在明显区别，已经完全改变了第二次司法鉴定意见的原意，故《补充说明》从性质上看也不属于《司法鉴定程序通则》第四十一条规定的“补正”。由此二审法院认为《补充说明》作为证据不具有合法性。3）《补充说明》的附件2《赖氨酸盐制品特定核酸序列鉴定结果》载明通过分段PCR的产物再进行拼接后得到一段包含349个碱基的核苷酸序列，可完全覆盖由SEQ ID NO:7表示的启动子序列（1-318bp）。然而，启动子序列与涉案专利权利要求1启动子序列有一个碱基的区别，与最终得出“采用新的鉴定方法，在送检的9个鉴定对象中，全部鉴定出涉案专利权利要求的第一、第二个技术特征”这一结论相矛盾。故二审法院对中国工业微生物菌种保藏管理中心出具的《补充说明》不予采信。
因此二审法院判决：驳回上诉，维持原判。
二
对于核酸、蛋白质或多肽等生物制品的检测与证据采集
首先，根据《审查指南》的规定，对于涉及遗传工程产品例如基因、载体等发明，为满足充分公开的需要，说明书中应当包括产品的确认、产品的制备以及产品的用途和/或效果的相关内容（参见第二部分第十章第9.2.2.1节）。对于基因及其限定方式参见《审查指南》第二部分第十章第9.3.3.1节，涉案专利权利要求1使用序列限定方式表明该产品的结构，这种限定方式正是审查指南推荐的撰写方式。并且涉案专利经历了三次无效，经受了数次专利法第25条第1款、第26条第3、4款、第22条第3款，专利法实施细则第20条第1款等诸多条款的挑战，依然能够屹立不倒，足以说明其专利的稳定性，并且其保护范围清晰明确。
再看被诉侵权产品，对于核酸、蛋白质或多肽等生物制品很难用肉眼判断其序列或结构，需要通过稳定并且重复性强的检测手段，揭示其序列与涉案专利中序列的关系。根据检测结果，可以得出被诉侵权产品的技术方案是否落入涉案专利保护范围的判断。因此，对于核酸、蛋白质或多肽等生物制品的侵权诉讼，检测手段及结果成为了整个诉讼过程中的重中之重。
1
鉴定材料的选择
1) 对于终产品为核酸的生物制品
一般来说，终产品是核酸，鉴定目标也是核酸，通常所用的检测手段为PCR，即通过PCR获得的DNA片段的测序结果与涉案专利权利要求中的DNA序列进行比对，进而分析其同一性（sequence identity）。PCR简单快速，对实验设备和试剂要求不高，通常几天就可以得到目的DNA片段的测序结果。若以高质量的核酸作为PCR模板，则检测手段简单易行，实验结果可靠并且重复性强。
2) 对于终产品为蛋白质或多肽的生物制品
当鉴定目标是蛋白质或者多肽时，通常所用的检测手段是二级质谱（LC-Mass），并将涉案专利中的蛋白序列作为模板进行比对，分析被检测多肽或蛋白质相对于模板序列的覆盖率，进而可以得出在被检测产品中是否找到了专利保护的序列的结论。如果终产品是糖蛋白，还要考虑脱糖处理，否则可能影响蛋白酶切的效率，使得覆盖率偏低，从而不利于结论和证据的解释。
3) 对于终产品为微生物发酵产物的生物制品
如果终产品为微生物发酵产物，如：氨基酸，有机酸或蛋白质等，通常来说为了获得纯度较高的终产品，一般会进行一系列的后处理过程，如本案二审上诉人（涉案专利的专利权人）提交的证据2-4说明赖氨酸发酵结束后需去除菌种以提纯，还可能进行提取、浓缩、结晶、干燥等流程，进一步提高发酵产品的纯度。后处理过程的第一步为除菌，无论是板框过滤还是离心除菌，绝大多数的菌体在此与发酵产物分离。试想，用经过若干步提纯的发酵产物去获得宿主菌残存的基因组DNA片段作为PCR的模板，是非常困难的，即使可以得到非常痕量的基因组DNA片段，其质量也不能与从菌种或含菌种的发酵液中直接提取的基因组DNA的质量相比。因此，用提纯后的微生物发酵产物做PCR模板，将对后续的PCR鉴定带来诸多的障碍、不确定性和风险。
4) 关于本案鉴定材料的选择
本案中CJ株式会社主张保护的是涉案专利权的权利要求1、2、3、5、6，由于权利要求2、3、5、6均为权利要求1的从属权利要求，故上述焦点问题转化为：东晓公司在生产L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐的过程中是否使用了涉案专利权利要求1所限定的“启动子”。根据涉案专利权利要求书与说明书的记载，权利要求1限定的“启动子”，其碱基序列是由SEQ ID NO:7表示的多核苷酸，该多核苷酸的碱基序列共318bp。对于东晓公司在生产L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐的过程中，是否使用了含有此种318bp碱基序列多核苷酸的启动子，CJ株式会社主张从两条途径加以判断：1.东晓公司生产L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐所使用的菌种、发酵液是否含有权利要求1限定的“启动子”；2.最终产品L-赖氨酸盐酸盐、L-赖氨酸硫酸盐中是否留存有权利要求1限定的“启动子”。
与上述第一条途径相关的证据为：一审法院于2018年11月1日在东晓公司保全的菌种、发酵液与赖氨酸盐酸盐/硫酸盐产品，及委托中国工业微生物菌种保藏管理中心以保全的菌种、发酵液与赖氨酸盐酸盐/硫酸盐产品为鉴材进行鉴定取得的第一次鉴定报告。但是第一次委托鉴定检测报告的检测结果显示，发酵用菌种种子液、生产过程发酵液及赖氨酸盐酸盐产品、赖氨酸硫酸盐产品中均未检测到部分cj7启动子序列，亦未检测到部分cj7启动子与lysC基因序列，中国工业微生物菌种保藏管理中心据此得出“样品中未检测到cj7启动子序列”与“样品中未检测到cj7启动子与lysC基因序列”的鉴定结论。
由此可以看出，第一次委托鉴定的鉴定材料包括经过证据保全的发酵用菌种种子液、生产过程发酵液。从原理上说，发酵用菌种种子液、生产过程发酵液对于鉴定菌种基因组DNA中是否含有目标片段是非常有利的，但由于该保全是第二次保全，存在被一审被告更换的可能性。从另一个角度也说明对于诉讼中的每一个步骤都要做好充分的准备、谨慎行事，并且要考虑到再进行一次保全的风险和不利后果。
与上述第二条途径相关的证据为：（1）中国工业微生物菌种保藏管理中心接受原审法院委托，以CJ株式会社公证购买的赖氨酸盐酸盐/硫酸盐产品为鉴材进行第二次鉴定所出具的鉴定报告；（2）CJ株式会社在二审程序中提交、由中国工业微生物菌种保藏管理中心出具的《补充说明》；（3）受CJ株式会社委托，北京擎科嘉美生物技术有限公司以及北京博睿兴科生物技术有限公司出具的《实验报告》。与第二条途径相关的证据的鉴定材料均是微生物发酵产物并经过纯化后的生物制品。如前所述，通过纯化后的发酵产物去获得残留的宿主菌的基因组DNA片段作为PCR的模板，本身难度较高。从第二次鉴定结果亦可看出，即使要得到300多bp长度的目标片段也是非常困难的，甚至采用分段PCR技术也不能够达到理想的效果。尽管《补充说明》中分三段PCR，然后再进行overlap PCR得到了启动子DNA片段，但整个实验操作比一般的PCR反应繁琐许多，也付出了更多的精力，其根本原因是绝大多数的菌体在发酵产物纯化的过程中被去除，即使可以得到非常痕量的基因组DNA片段，其质量也非常有限，对后续的PCR鉴定带来了非常多的困难，因此用发酵终产品作为PCR的鉴定材料非明智之举，但由于市面上仅有终产品，权利人几乎不可能接触并搜集到发酵用菌种种子液或生产过程发酵液，因此往往只能不得已而为之。
2
鉴定方法的建立与确定
在委托第三方或者司法鉴定机构进行检测之前，原告应做足功课，优化鉴定方法，以期得到重复性高的稳定的方法提交给第三方或者司法鉴定机构其供参考，并全面考虑检测中可能会出现的情况。譬如，本案鉴定材料最终确定为赖氨酸盐酸盐产品和赖氨酸硫酸盐产品，由于鉴定和检测存在很高的难度、不确定性和风险，原告提供的参考方法应不仅限于引物序列、PCR反应配方的调整等常规操作，而更需要考虑如何在残存的、不完整的、痕量的基因组DNA中能有效扩增出目标片段，甚至在预实验时就尝试利用更多对引物进行选择或者巢式PCR、分段PCR等方法来提高PCR的成功率，而不能寄望于第三方检测机构或者司法鉴定机构去优化鉴定方法，这将给证据的收集带来极大的风险，而最终举证不能的风险则需要原告来承担。
本案中的第二次委托鉴定，鉴定结论为赖氨酸盐酸盐产品和赖氨酸硫酸盐产品均未检测到cj7启动子序列，均检测到棒杆菌属的DNA，赖氨酸盐酸盐产品中检测到部分cj7启动子与lysC基因序列，赖氨酸硫酸盐产品中未检测到部分cj7启动子与lysC基因序列。CJ株式会社当庭要求改进实验方案后继续鉴定，并认为优化条件后十次以上的实验才可保证结果可信。从实验结果来看，既然已经从赖氨酸盐酸盐产品中检测到部分cj7启动子与lysC基因序列，确实有一定的几率通过方法优化得到可信结果，但是似乎这个方法优化的工作应该放到鉴定之初，这样原告也有机会发现因过多次的扩增而有可能产生突变，并针对这种情况作出应对预案。
并且鉴定机构在后续的《补充说明》也提到鉴于本案中专利相关技术特征的鉴定没有相应的技术标准，该鉴定机构也没有足够时间进行方法优化，故在鉴定过程中，经协商后采用了原告和被告提供的方法进行鉴定并出具了鉴定报告。本案结案后，鉴定机构进行了技术总结，认为原、被告提供的方法缺乏有效性和稳定性，故重新组织技术力量对鉴定方法进行了优化研究，发现将原方法的两对引物增加到三对引物时，取得很好效果。这也说明，在鉴定方法优化方面确有较大的空间可以提高。
三
总结与讨论
笔者将从以下几个方面进行总结与讨论，以期对未来与生物制品相关的专利侵权诉讼有所帮助。
首先，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条关于“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在做出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”的规定，原告在收集证据的时候要做好充分的准备。尤其针对被诉侵权产品为核酸、蛋白质、多肽、或者微生物发酵产物等生物制品时，要对其检测方法反复验证，必要的时候可以考虑引入阳性对照（例如原告自己的产品）。以期获得成功率高，可重复性强的检测方法，并确保实验结果不随仪器设备、实验人员或者试剂的变化而发生实质性改变。从而能将优化好的方法提供给第三方检测机构或者司法鉴定机构参考。在选择鉴定材料的时候，应充分考虑到检测的难度和风险，尽量选择能直接或者容易从鉴定材料中获得检测目标的方法。回归至本案，如果在司法鉴定之初已经有了可重复性的稳定的鉴定方法提供给司法鉴定机构作参考，并且从鉴定材料中获得鉴定目标简单易行，那么第二次委托鉴定时的鉴定结论可能会有所不同，而不必出现后续的《补充说明》，可能也不会出现《补充说明》真实性和关联性均存疑的问题。
其次，证据保全是在证据有可能毁损、灭失，或以后难以取得的情况下，人民法院采取措施对证据进行保护，以保证其证明力的一项措施。本案中2017年12月15日，一审法院依据CJ株式会社申请到东晓公司处进行证据保全，东晓公司处员工以“老板不在家”为由未予配合。2018年11月1日，一审法院在CJ株式会社委托代理人在场的情况下在东晓公司处再次保全了菌种、发酵液及产品。本案进行了两次证据保全，并且两次保全的时间间隔有将近一年的时间，这为菌种或发酵液的固定带来了风险。也正因为此，在后续的检测和鉴定中，上诉人（一审原告）不得不选择赖氨酸盐酸盐产品和赖氨酸硫酸盐产品作为鉴定材料，增加了检测和鉴定难度和风险。然而，第一次保全若发生在三年之后的今天，情况可能会有所不同。根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（已于2020年11月9日由最高人民法院审判委员会第1815次会议通过，自2020年11月18日起施行）第十三条关于“当事人无正当理由拒不配合或者妨害证据保全，致使无法保全证据的，人民法院可以确定由其承担不利后果”的规定，本案被上诉人（一审被告）不配合法院保全，可能会承担不利后果。
再次，本案中除了两次委托鉴定外还出现了鉴定机构出具的《补充说明》和CJ株式会社自行委托第三方公司进行检测并出具的两份《实验报告》。关于《补充说明》的合法性，最高人民法院并未认可（法院评析见二审案件介绍）。可见，《补充说明》要想作为《司法鉴定程序通则》第三十条规定的“补充鉴定”，首先程序上要符合规定，其次鉴定方法与鉴定结果不能与之前委托鉴定的检测结果存在明显区别，否则就改变了司法鉴定意见的原意，从而不属于《司法鉴定程序通则》第四十一条规定的“补正”。这从另一个侧面又说明了鉴定和检测方法的重要性，如果鉴定机构根据惯常检测手段没有得到“理想”的实验结果，则会大大影响到鉴定结论，而后续的“补充鉴定”或“补正”是无法改变鉴定方法或鉴定结果的，这对当事人是非常不利的。而北京擎科嘉美生物技术有限公司与北京博睿兴科生物技术有限公司出具的《实验报告》，系CJ株式会社自行委托第三方公司进行检测并出具的，在没有证据证明鉴定程序违法、鉴定方法有误的情况下，不能以CJ株式会社自行委托第三方公司出具的《实验报告》推翻经双方当事人同意、由一审法院委托的鉴定机构出具的鉴定报告。因此，上述《实验报告》的采信度较鉴定机构出具的《补充说明》更弱，同样不能作为认定本案事实的依据。
四
结语
老话讲“没有金刚钻，别揽瓷器活”。唯有金刚钻才能将打碎的老瓷器“锔瓷”复原，同样只有过硬的检测和鉴定工作，才可能从被控侵权产品中还原无形、痕量且易灭失的生物序列等微观结构，去伪存真，还原生物专利侵权诉讼案件事实。
致谢
本文撰稿过程中，与黄益澍博士进行了探讨，得到不少启发，在此表示感谢！