从案例看补充实验数据的审查规则
化学部 中国专利代理师
白玉
对于化学领域而言，技术效果对于创造性的评判而言是重要的。因而，补充实验数据能否被纳入考虑以证明技术效果一直以来备受关注。《专利审查指南》的最新修改版中对于补充的实验数据的审查原则做了进一步明确，即明确了“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”
同时，《专利审查指南》的最新修改版对于“药品专利申请的补交实验数据”给出了审查示例，参见第二部分第十章第3.5节第3.5.2小节，具体包括如下两个示例。
【例1】
权利要求请求保护化合物A，说明书记载了化合物A的制备实施例、降血压作用及测定降血压活性的实验方法，但未记载实验结果数据。为证明说明书充分公开，申请人补交了化合物A的降血压效果数据。对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物A的降血压作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是，该补交实验数据在审查创造性时也应当予以审查。
【例2】
权利要求请求保护通式I化合物，说明书记载了通式I及其制备方法，通式I中多个具体化合物A、B等的制备实施例，也记载了通式I的抗肿瘤作用、测定抗肿瘤活性的实验方法和实验结果数据，实验结果数据记载为实施例化合物对肿瘤细胞IC50值在10-100nM范围内。为证明权利要求具备创造性，申请人补交了对比实验数据，显示化合物A的IC50值为15nM，而对比文件1化合物为87nM。对于所属技术领域的技术人员来说，根据原始申请文件的记载，化合物A及其抗肿瘤作用已经公开，补交实验数据所要证明的技术效果能够从专利申请文件公开的内容中得到。应该注意的是，此时，审查员还需要结合补交实验数据进一步分析权利要求请求保护的技术方案是否满足创造性的要求。
以上两个示例对于如何判断“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”给出了更为具体的思路。与之前的专利审查指南的记载相比，本次修改给出了补充实验数据可以被接受的情形，对于补充实验数据的接受程度所呈现的改变是较为积极的。
以下从案例出发看具体审查实践中对于药品专利的补充实验数据的认定程度。
案例1：
第47187号无效宣告请求审查决定
案情：
本专利权利要求1要求保护卡利拉嗪单盐酸盐无水物I型晶型，其与证据1（最接近现有技术）的区别在于，权利要求1的产品是卡利拉嗪的单盐酸盐的I型晶型。
为证明技术效果，专利权人提供反证1-2，即专利权人在本专利同族专利EP08750834.7于欧洲专利局审查过程中提交的部分答复文件。反证1给出了卡利拉嗪游离碱与本专利实施例6得到卡利拉嗪单盐酸盐的HPLC色谱图及相关说明，其中提到，单盐酸盐未显示杂质1,3-双（4-{2-[4-（2,3-二氯苯基）哌嗪-1-基]乙基}环己基）脲特征峰。反证2对比了实施例1-4、6所得产品的纯度、总杂质和最大特征杂质，并通过重复实验证明了所述杂质含量非测量误差，同时给出了卡利拉嗪单盐酸盐与游离碱在37°C的磷酸盐缓冲液中的溶解度结果。
双方关于技术效果的争议焦点在于：1.关于稳定性：熔点能否反映卡利拉嗪单盐酸盐无水物晶型I的稳定性，以及所述稳定性效果是否预料不到；2.关于纯度：反证1-2关于纯度的实验数据能否被纳入考虑，该纯度实验数据能否用于表明卡利拉嗪单盐酸盐无水物晶型I本身的性质，以及如果能纳入考虑的话，该技术效果是否预料不到；3.关于溶解性：反证2关于溶解性的实验数据能否被纳入考虑，以及如果能纳入考虑的话，该技术效果是否预料不到。
合议组认定：
（1）关于稳定性
仅熔点的差异不足以认为权利要求1的卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型相比游离碱取得了预料不到的技术效果。
（2）关于纯度
说明书背景技术和第0007段提到，其关注的是卡利拉嗪盐型的稳定性、可分离处理性和溶解度性能。第0014段提及，“特别优选盐酸盐，因为其可以最高收率和最高纯度被制得。单盐酸盐的另一个优点是其可采用标准的溶剂和反应条件被容易地制得”。本领域技术人员根据说明书的记载能够认识到，单盐酸盐相比其他盐具有较高的纯度是专利权人在申请日前已经关注且应该已经进行了研究的技术效果。专利权人在申请日后根据审查需要补充相应实验数据来证明卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型具有较高纯度可以被纳入考虑。从反证1、2可以看出，单盐酸盐相比其他盐型在总杂质含量和最大特征杂质含量上均明显更低。卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型相比其他盐型明显高的纯度是本领域技术人员无法预料的。
（3）关于溶解度
反证2中采用磷酸盐缓冲液测定的溶解度所表征的水溶性是本领域技术人员根据本专利说明书记载的内容可以得到的技术效果，反证2的溶解度数据可以被纳入考虑。但在药品研发中，成盐是改善水溶解性的常规方式，卡利拉嗪游离碱形成单盐酸盐后，水溶解性提高是本领域技术人员可以预期的。
综上，虽然本领域技术人员在现有技术的基础上，有动机对卡利拉嗪游离碱进行成盐成晶开发，但权利要求1的卡利拉嗪单盐酸盐I型晶型相比其他盐型表现出本领域技术人员难以预期的高纯度，综合可接受的稳定性和相比游离碱改善的溶解度，该产品具有成药的价值，成为卡利拉嗪的上市产品。权利要求1因取得了预料不到的技术效果而应当被认定具备创造性。
决定要点：
说明书中记载的任何技术效果均是判断权利要求是否具备创造性的事实基础；对于说明书有记载但无具体实验数据的技术效果，如果本领域技术人员结合说明书的整体内容，能够确信专利权人在申请日前已经关注该技术效果且应当已经针对该技术效果进行了研究，该技术效果根据说明书公开的内容可以得到，则专利权人基于审查需要在申请日后补充相应实验证据的，该实验证据可以被纳入考虑，作为证明发明所能获得的技术效果的依据。
案例2：
第47428号无效宣告请求审查决定
案情：
权利要求1请求保护一种1-氯-4-(β-D-吡喃葡萄糖-1-基)-2-[4-((S)-四氢呋喃-3-基氧基)-苄基]-苯的晶型。
对于技术效果，专利权人主张，化合物本身具有极低的SGLT-1抑制活性，而对SGLT-2具有高选择性抑制活性，并提供补充实验数据（反证）证明对于SGLT-1的抑制活性极低而SGLT-2相对SGLT-1高选择性抑制。
说明书记载：本发明的目的是要找出新的吡喃糖基取代的苯衍生物，特别是对钠依赖葡萄糖协同转运蛋白SGLT，特别是SGLT-2具有活性。说明书并未记载具体的实验数据。
合议组认定：
通过反证可见，本专利的化合物对于SGLT-2的抑制活性劣于现有技术，虽然这些反证表明本专利的化合物表现出SGLT-1抑制活性低于现有技术化合物，但是这些申请日后实验证据证明的技术效果在申请文件中并没有记载和公开，与专利权人主张的新《专利审查指南》中“案例1”情况并不一致。本案反证对于SGLT-1抑制活性降低的证明主张并不符合上述审查指南关于“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的规定。
我国的专利制度采用先申请原则，在满足授权条件的情况下，同样的发明创造只向最先申请的人授予专利权，抢占更早的申请日则意味着在相同领域的技术研究中占据更有利的竞争地位，但这也从时间维度上为申请人划定了发明完成的界限，其要求专利保护的权利只能通过申请日时已经完成的技术贡献来支持。与之相应地，专利制度“公开换保护”的原则在空间维度上为确定技术贡献的范围提供了划界依据，申请文件客观呈现的内容即是申请人在申请日时所完成的发明工作，同时也是对其智慧贡献进行三性评价的事实基础。申请日时已经完成但未写入申请文件中的内容，如果本领域技术人员无法获知，或者即使知晓但无法将其与发明内容建立联系并且结合考虑，也不能作为判断发明技术贡献的依据。申请文件中能够体现技术贡献的技术效果应当是本领域技术人员根据说明书公开的内容能够确定的。
在以上两个无效案例中，案例1由于在原始申请文本中对于技术效果（纯度、溶解度）有概括性的记载，后续提交的与该技术效果相关的补充实验数据被纳入考虑；案例2由于在原始文本中并未记载其化合物具有显著降低的SGLT-1抑制活性，后续提交的与之相关的补充实验数据未被接受。由此可知，申请文件中对于技术效果是否有明确的原始记载，是判断补充实验数据是否符合审查指南关于“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的重要依据。补充实验数据不能用于证明本领域技术人员在阅读原始申请文件后无法获知的技术效果。
此外，案例2的决定中还明确表达了对于补充实验数据的考虑不应违反专利法的先申请原则和公开换保护原则。该案例2的决定中对于补充实验数据的考量结果与其一系列相关案例，如第47421号决定、第47426号决定，基本相同。
由以上案例可知，针对在说明书中有记载的技术效果提交的补充实验数据有被接受的可能性，而涉及在说明书中没有明确记载的技术效果的补充实验数据被认为不符合“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域人员能够从专利申请公开的内容中得到的”的要求。对于说明书中没有明确记载然而与已经记载的效果有密切关联的技术效果能否通过补充实验数据予以证实，还未可知。另外，即便补充实验数据被纳入考虑，其所证明的效果是否超出本领域技术人员的预期即构成预料不到的技术效果还需结合案情具体判断。