浅谈创造性与权利要求应该得到说明书支持的关系

化学部  中国专利代理师

姜菲

《专利法》第二十六条第三款规定，“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”。《专利法》第二十二条规定，“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。然而，由于专利申请和审查实践的复杂性，特别是生物、化学和医药领域的特殊性，本来具有不同功能、遵循不同逻辑的这两个法律要求有时产生了结合。笔者通过以下最高人民法院裁判案例和实际操作中遇到的案例分享一些浅显理解。

【最高人民法院裁判案例】

（2019）最高知法行终127号针对创造性与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求的关系，给出了如下裁判要旨：创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，原则上不应将本质上属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，否则既可能使创造性判断不堪承受重负，又可能制约申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开等法律要求被搁置。

在该案例中，针对上诉人国家知识产权局提出的“确定发明所解决的技术问题时，要以本申请文件中已验证的技术效果为基础；本申请说明书没有公开使用人的天然存在的V基因片段来生产小型化抗体的实验数据，其技术效果并未得到验证，在确定发明解决的技术问题时不予考虑”，最高人民法院二审认为，国家知识产权局质疑说明书是否公开了已经制备上述抗体，并以此为由脱离专利申请权利要求1相对于对比文件1的区别特征来确定发明所解决的技术问题是错误的。这种做法既否定了区别特征作为发明实际解决的技术问题的基础，又在客观上混淆了创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等不同法律标准。创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑。将本质上属于说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，既可能使创造性判断不堪承受重负，不利于创造性判断法律标准的稳定性和一致性，又可能在一定程度上制约了申请人对说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等问题进行实质论辩，还可能致使说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等法律要求被搁置。

在实际实践中，类似创造性与权利要求应该得到说明书支持的结合也偶有发生。笔者以下述案例为例并结合上述最高人民法院的裁判要旨浅析合适的应对策略。

【案例】

<基本案情>

该案进入复审阶段时，第一次复审通知书所针对的权利要求1为：

“1. 一种树脂组合物，其含有以式（1）表示的环状环氧改性有机硅化合物（A）、氰酸酯化合物（B）和/或酚醛树脂（C）、以及无机填充材料（D），进一步含有无卤环氧树脂（E）和/或马来酰亚胺化合物（F），

相对于所述环状环氧改性有机硅化合物（A）、所述氰酸酯化合物（B）、所述酚醛树脂（C）、所述无卤环氧树脂（E）、以及所述马来酰亚胺化合物（F）的总量100质量份，所述环状环氧改性有机硅化合物（A）的含量为5~50质量份，

式（1）结构省略。”

复审合议组在两次复审通知书中认为，该权利要求1不具有创造性。具体理由涉及：本发明的目的在于提供不使用卤素化合物、磷化合物也可以获得耐热性高、面方向的热膨胀系数低且耐化学药品性优异的层压板的树脂组合物。然而，本申请实施例和比较例的对比仅证明通过包含特定量的环状环氧改性有机硅树脂、聚氧亚萘基型环氧树脂、球状熔融二氧化硅、含苯基的马来酰亚胺化合物和α-萘酚芳烷基型氰酸酯化合物的组合物，或包含特定量的环状环氧改性有机硅树脂、聚氧亚萘基型环氧树脂、球状熔融二氧化硅、酚醛树脂和含苯基的马来酰亚胺化合物的组合物，或包含特定量的环状环氧改性有机硅树脂、聚氧亚萘基型环氧树脂、球状熔融二氧化硅、由含苯基的马来酰亚胺化合物和α-萘酚芳烷基型氰酸酯化合物合成的BT树脂的组合物才能获得耐热性、面方向的热膨胀系数且耐化学药品性优异的层压板，这些特定组合物的使用才是解决本申请技术问题的关键技术手段。

而权利要求1所涵盖的技术方案并不都具备解决本申请技术问题的完整关键技术手段，例如，在使用的组分类型及组分组合上并非所有技术方案都包括必需的组分，对于环状环氧改性有机硅树脂的用量，权利要求1中限定用量为5~50重量份，其下限远低于本申请实施例和比较例能够证明的用量17质量份和25质量份。可见，没有证据表明也无法预期权利要求1保护范围内的所有技术方案均能形成耐热性、面方向的热膨胀系数且耐化学药品性均优异的层压板，也就是说本申请实施例所获得的效果并不能作为评判权利要求1是否具备创造性的依据。

笔者认为，上述复审意见实际上更偏向权利要求的范围是否得到说明书支持，上述复审意见使用了权利要求应该得到说明书支持的标准来判断创造性。

权利要求应该得到说明书支持判断中的“解决的技术问题和技术效果”与创造性判断中的“区别特征所实际解决的技术问题、所能达到的技术效果”是不同的。前者涉及的是“发明要解决的技术问题”，其是发明人所认定的发明创造的起因，旨在确保发明的技术方案能够实现，“能够实现”是指所属技术领域的技术人员按照说明书中记载的内容，就能够实现请求保护的发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，说明书记载的技术解决方案通常是不会变化的。而后者涉及的是“发明实际解决的技术问题”，其与审查过程中确定的最接近现有技术有关，以不同的现有技术作为最接近的现有技术，判断发明是否具备创造性时所需考虑的实际解决的技术问题和技术效果会随之变化，即，该发明实际解决了何种技术问题、达到何种技术效果会随认定的最接近现有技术的不同而不同。

创造性判断考虑的是本领域技术人员在最接近现有技术的基础上是否容易想到采用特定技术手段解决特定技术问题。如果说明书中记载了区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，或者本领域技术人员根据说明书的记载能够得到区别技术特征在所要求保护的发明中所达到的技术效果，这时如无证据表明现有技术已经公开或者教导采用这样的技术手段来解决这样的技术问题，则可以说明发明的技术方案具有创造性。创造性判断中技术问题的确定与该专利是否已经验证该技术效果并无直接关联。即使没有提供区别技术特征所实现的技术效果的具体实例，其也可以用于创造性判断中发明实际解决的技术问题的确定。

至于具体实施例，其是权利要求的技术方案的具体体现，权利要求是基于实施例概括的合理保护范围。实施例是一个独立的技术方案，通过说明书的记载，至少可以证明实施例本身作为一个独立技术方案的技术效果（创造性），实施例可用来证明技术效果从而证明创造性。

但是，对于实施例而言，又不可能穷举其中使用的各组分和所有含量的具体例子。根据实施例所记载的内容，本领域技术人员能够预期，即使使用权利要求1所概括范围内的各组分进行相互替代，也能够实现本申请的目的并且达到相同的技术效果，不会理解为只有实施例中涉及的具体组分的组合才能解决该发明的技术问题。复审合议组将实施例所能体现的效果仅仅归结于其中记载的具体组分类型和各组分的特定用量是不合理的，并且复审合议组所认为的“实施例获得的效果不能作为评判权利要求1是否具有创造性的依据”也是不合适的。

虽然该案是在对环状环氧改性有机硅化合物的含量范围进行了限缩的情况下撤销了驳回决定，但申请人陈述的创造性与权利要求应该得到说明书支持等法律要求在专利法上遵循不同的逻辑的论述在很大程度上有利地影响了合议组的心证，促进了撤销驳回决定并有效保护了权利要求1的保护范围。

<结语>

笔者认为，创造性与权利要求应该得到说明书支持在专利法中均占有重要的地位，二者是基于不同的目的而设置的，实际操作过程中应遵从专利法的制度设计，合理使用创造性与权利要求应该得到说明书支持的规定，不以此代彼，使两者各司其职，各守其位。

权利要求书的作用是确定专利保护范围，而不是为公众提供为实施发明所需要的具体技术信息，申请人撰写的权利要求，尤其是独立权利要求，一般都是对说明书记载的一个或者多个具体技术方案的概括，而不是照抄说明书中披露的具体实施方案，适当的合理概括应被允许。

在实际操作过程中，如果遇到混用创造性判断与权利要求应该得到说明书支持的判断的审查意见时，可以尽量从创造性与权利要求应该得到说明书支持这两者的判断在专利法上具有不同的功能、遵循不同的逻辑等观点进行阐述，向审查员解释二者的区别。

专利申请人或代理师撰写权利要求，尤其是独立权利要求时，应基于具体技术方案适当合理概括权利要求，避免权利要求要求保护的范围过宽，而出现技术方案与发明所作技术贡献不相称的隐患，以防止如果技术效果难以确定和评价时，遭到概括不当、没有得到说明书的支持的质疑。并且，如果实验条件允许，可以尽可能多地提供能够证明技术效果的具体实施例，为合理概括的权利要求提供有利保障。