企业融资中的知识产权尽职调查——FTO篇
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：唐嘉伟 汇业律师事务所 合伙人
原标题：企业融资中的知识产权尽职调查——FTO篇
IPRdaily导读：随着我国产业的不断升级，渐渐从“制造大国”迈向“智造大国”，现今活跃在资本市场的企业往往都有不少知识产权包括专利，而我们也看到涉及它们的尽职调查实际上也都会涉及到一部分的专利权。那么，专利这种权利究竟特殊在哪里呢？
专利究竟保护了什么？
现今，企业融资上市以及企业间的并购等不绝于耳，但这类交易归根结底都是一方将其所拥有的标的公司全部或部分转卖给另一方。标的公司到底价值几何是交易中最需要关心的问题，但标的公司掌握在出卖人手里，信息的不对称导致买受人必须尽可能地去对将要购买的标的进行调查研究来弥补己方在信息获知上的不平衡，尤其要对自己所看重的那部分价值进行彻底地调查研究——尽职调查（Due Diligence，简称DD）应运而生。
尽职调查通常是指企业在投资并购时，对目标公司资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。但随着现今交易的关注点的多样化，催生了各种专项尽职调查，例如知识产权、税务、环保等等。
随着我国产业的不断升级，渐渐从“制造大国”迈向“智造大国”，现今活跃在资本市场的企业往往都有不少知识产权包括专利，而我们也看到涉及它们的尽职调查实际上也都会涉及到一部分的专利权。
常规的知识产权尽职调查如果涉及专利的部分主要会从以下方面进行关注：
1.有效性及权属状况，例如目标公司的专利申请、审查、授权情况，有无权属纠纷等；
2.专利质押、抵押、许可、转让等运营情况；
3.与专利权相关或者与专利权协议相关的诉讼、仲裁等涉诉情况。
但笔者认为，如果一项交易涉及到企业的真正核心技术、核心技术产品和核心专利，上述尽职调查的关注点显然是不够的。或者作个不太恰当的比喻，就是交易者想要一份关于选车的调查报告，但上述的调查研究给到的推荐理由却是哪一款颜色漂亮、哪一款车身长。
那么，专利这种权利究竟特殊在哪里呢？一个重要的原因在于专利是一种排他性的权利。与能够积极实施的权利不同，消极排他的权利是一类阻止他人为某事的权利。对于专利来讲，就是阻止他人实施这项技术的权利，这与他自己能不能实施这项技术是完全不同的概念。
举一个简单的例子：A发明了轮子并获得了专利；B发明了将轮子做成独轮车并获得了专利；C发明了将两个轮子和一些组件组合（例如车链）成两轮自行车并获得了专利……
如果A的发明专利还在保护期内，那B、C想要实施自己的技术方案都会碰到大麻烦，就是因为A这件轮子的专利能够阻止B、C在自己的技术中使用轮子。此外，尽管C似乎也是在B的基础上有所进步，但B这件专利是否会同样限制到C？则不一定。因为如果B这件专利授权时保护范围不够大，则可能会与C之间没有相互交叠的关系，它们就不“相关”了。
因此，对于交易方如果非常看好一家科技公司的C技术，那么对于该C技术需要尽职调查它的就不能仅仅局限在C的相关专利是否有效、是否有权属纠纷等等方面。而是更应着重调查：（1）C这项技术是否有A或B这类在先的权利阻拦它？C能不能顺利实施？（2）C技术相关的核心专利稳定性怎样？保护范围怎样？能不能有效阻止别人的D技术？
第（1）个问题通常称为FTO分析；第（2）个问题通常称为Patentability分析。
本文主要就第一个问题向大家介绍一下最近比较热门的FTO。FTO（Freedom-to-Operation）是指技术实施人在不侵犯他人专利权的情况下自由实施。
理论上来讲，任何拟上市的产品都应该进行FTO分析。但实际上，哪怕是针对一件具体的产品，全面的FTO排查是一项几乎无法开展的工作。为什么这么说呢？我们拿一台手机为例。
某司拟上市一台手机，它的专利侵权点会有些什么？
有人说外形；有人说5G模块；有人说指纹解锁；有人说大猩猩玻璃；有人说……每个人说的都对，而且每个人说的都会引发一个浩大的分析工程。
但是再有资源的客户也不可能为了一款拟上市的产品去动用海量的经费去开展各个方面的FTO分析。
所以，当我们拿到一个FTO的分析需求时，是需要同客户一起梳理出这款产品的主要风险点，然后再根据客户预算商议出一个分析战略。
例如刚刚手机的例子由于大多数技术点都是有供应商提供，成熟的供应商往往也能控制好它们的技术风险，这样我们就姑且接受不对手机屏幕使用大猩猩玻璃这个技术点进行FTO分析所导致的侵权风险。因此，针对于上文中的手机例子，至少这些人所关心的风险点中，相对风险最高的风险点就是这个手机的外形了，放在现在动不动就是大黑屏幕的智能手机来说，更需要排查的就是后背外形的侵权风险以及GUI操作界面的侵权风险了。
解决了战略问题，FTO尽职调查的方向也就明确了。近期，专利团队由笔者和王函律师一起接手了一项由投资人发起的涉及某仿制药项目的FTO分析的项目。
我们将工作分解成以下的几个阶段：
一、我们通过与投资人以及拟生产厂家一起商讨确定分析范围，在了解了项目产品的主要活性物质（API）及涉及的生产工艺以及国外原研药的背景之后，我们初步确定了以API作为首要分析要素的战略并确定出大致的排查范围。
二、通过对从API中提炼出的关键字进行专利检索，初筛出国内已授权或尚在审查中的专利申请以及尚待进入国家阶段的PCT专利申请近800件。
三、通过分析专利摘要及权利要求筛选出需要详细排查的专利申请约150件。其中包括保护API或衍生物、组合物、制备工艺、提纯工艺、分析方法等，并进一步筛选出有较高侵权风险的专利。
四、对上述已授权的重要专利进行解读，排查或提供规避设计方案。
五、对尚未授权的潜在专利侵权法律风险进行分析，分析尚未授权的权利要求的授权前景与预期授权范围，提示侵权风险并提供规避设计方案。
六、（作为对FTO分析的延伸）我们进一步对相关专利进行全局分析，归纳了项目所涉的主要竞争对手专利策略分析。并对客户的后续专利布局提供全局性的建议。
最终，由笔者和王函律师提供的FTO报告得到了客户的较高评价。
可见，由于技术的多样性，要做好FTO必须量体裁衣，针对不同项目往往会有完全不同的分析策略。
除此之外，不得不说最近还有一个专利法修法的因素将利好未来的FTO分析市场。
众所周知，我国已逐步纳入了知识产权“恶意侵权”的惩罚性赔偿制度，如何避免自己落入“恶意”的风险中呢？
由于我国目前尚没有关于例如专利、著作权等需要较为复杂的技术性对比的知识产权的惩罚性赔偿的判定先例，我们参考已有一些实例的美国的经验。
美国联邦巡回上诉法院在1992年Read Corp. v. Portec, Inc.一案的判决中指出：只有当侵权人的行为构成故意侵权时，法院才可以适用惩罚性赔偿条款，即只有当侵权人具有主观恶性时才可以适用惩罚性赔偿。
在司法实践中对于侵权人主观恶性的认定以及“故意的”认定并没有统一的标准，联邦巡回上诉法院列举了认定故意侵权的参考因素：
(1)当侵权人知道他人专利权存在后，是否调查过专利权的保护范围，并且善意地相信该专利无效或自己行为不会构成侵权；
(2)侵权人在诉讼中的表现；
(3)侵权人的经营规模和财务状况；
(4)侵权人的动机等。
因此，公司对于收到权利人的通知或律师函后所作的应对措施在未来的司法实践中显得尤为重要，尤其是来自于律师的FTO分析法律意见书将会在未来的诉讼中起到重要的作用。