国家知识产权局 公益讲座 新版《专利审查指南》修改答疑

　　Q1：2017年4月1日开始施行的修改后的《专利审查指南》如何适用于未审结的无效案件？

　　A1：修改后的《专利审查指南》适用于2017年4月1以后受理的、处于审查阶段尚未审结的案件。就无效宣告请求案件而言，《专利审查指南》第4.6.3节规定的三种情形的答复期限的届满日在2017年4月1日以后的，均可适用修改后的《专利审查指南》，按照新的修改方式对权利要求进行修改。

　　Q2：修改后的《专利审查指南》允许在无效程序中对权利要求进行进一步限定，但不允许引入说明书和附图中的技术特征对权利要求做进一步限定，是出于何种考虑？

　　A2：说明书与权利要求书的法律地位和作用不同。自发明或者实用新型专利授权公告之日起，权利要求书就明确划定了专利权的保护范围，其具有公示作用，而说明书只是用来解释权利要求。在提高专利权人对专利文件进行修改的灵活性和便利性的同时，还需要保障社会公众基于授权公示的权利要求书能够对专利权人的修改做出合理预期。如果允许专利权人在无效宣告程序中将原来仅仅记载在说明书中的技术特征补入到权利要求中，则会损害社会公众对专利文件修改的可预期性。

　　Q3：根据修改后的《专利审查指南》，请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的，应当仅“针对修改内容”增加无效宣告理由。其理由是什么？

　　A3：《专利法实施细则》第67条规定，“在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑”。对请求人增加理由和补充证据的时机加以限制的目的是为了防止请求人在法定时限内怠于提出无效宣告理由和举证，而在专利权人答辩之后进行“突袭”。因此，原指南的规定旨在给与请求人针对专利权人所作修改调整无效理由的机会，而非允许请求人增加原本应在专利权人作出修改前提出的无效理由。此次修改仅仅是对原《专利审查指南》中的规定进行了明确。

　　Q4：根据修改后的《专利审查指南》不允许请求人针对修改后的权利要求补充证据，其理由是什么？

　　A4：首先，按照《专利审查指南》修改后所规定的权利要求的修改方式，专利权人的修改不会引入此前权利要求书中不存在的技术特征，且修改需要受到《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.1节规定的修改原则的限制，同时还要对抗请求人提出的无效宣告请求的理由和证据，因此修改内容不会超出请求人的合理预期。请求人有能力对要请求宣告无效的专利进行整体考虑，把握其核心技术内容，并在此基础上提出有力证据。

　　其次，在修改内容可以合理预期的前提下，允许请求人针对修改后的权利要求补充新的证据无异于提出新的无效宣告请求。上述规定有利于防止请求人在法定时限内怠于举证，而在专利权人修改后进行证据突袭，符合《专利法实施细则》第六十七条的立法本意。

　　第三，无效宣告请求的审查应当在公平的基础上兼顾效率。如果给予请求人针对修改补充证据的机会，就需要给予专利权人再次修改权利要求的机会，如此往复会导致审查程序的不合理延长，无法满足双方当事人以及社会公众对无效宣告请求案件审查周期的需求。

　　尽管根据修改后的《专利审查指南》，请求人不能针对修改后的权利要求补充新的证据，但可以在已提交的证据范围内调整证据组合方式或者补充公知常识性证据。

（国家知识产权局专利复审委员会研究处　闻雷/撰稿）