知函博士｜ 技术秘密转让合同的审查要点

知函博士商业秘密访谈

Make impossible possible

技术秘密作为商业秘密的一种，在产生转让合同纠纷的时候，不管是当事人还是法院对于合同性质的界定都存在一定的困难。双方当事人虽然在签订合同时达成一致，但是双方对于约定文字中所表达的具体合同性质的理解可能不同，有时法院和当事人之间对于技术转让合同性质的理解也会不同，甚至不同法院之间也会产生分歧。这种“事后”的认定困难说明，在当事人双方订立合同之初就已经存在了技术转让合同具体性质不明确的风险。在技术秘密转让合同中，如何认定技术秘密，审查技术秘密的科学性、有效性，以及如何通过判决认定技术秘密的社会价值？在本文中，知函博士将结合相关法律条文，围绕司法判例，为大家解读技术秘密转让合同的审查要点，希望能够为企业在签订技术秘密转让合同时提供帮助。

 审查要点一：技术秘密转让合同要满足合同的一般规定。

技术秘密转让合同作为合同的一种，首先要满足《民法典》对于合同的一般规定，必须是当事人双方意思自治的产物、存在《民法典》第597条的情形，合同无效。

 正面案例：

 在王映光与中科国泰（北京）科技有限公司技术秘密让与合同纠纷(2018)京73民初1095号案中，法院认为，《合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：违反法律、行政法规的强制性规定。”依据双方签订的《标普能源合同书》的约定及标普能源授权书，中科国泰公司授权王映光在甘肃天水地区经营标普能源油。根据标普动力油的配方，其为混合柴油，生产销售需具备国家生产销售资质，而王映光作为个人并无生产销售资质，中科国泰公司与王映光签订的《标普能源合同书》及中科国泰公司授权王映光经营标普能源油的行为违反了法律强制性规定，应属无效。

 审查要点二：在技术秘密转让合同中，交付技术秘密的配方和参数，必须具有实用性，可操作性。

对于技术秘密转让合同而言，交付技术秘密的配方和参数，必须具有实用性，可操作性，具体而言是技术秘密转让方所提供的技术秘密能够使得技术秘密受让方能够根据该信息生产出约定的产品，并在生产产品的过程中转让方应当要提供指导。

 反面案例：

 在柴薪、黑龙江省博菲生物科技有限公司等与肇东汇聚农产品种植有限公司等技术转让合同纠纷（2018）黑12民初74号案中，法院认为，关于柴薪、博菲公司是否履行了全部合同义务的问题。《中华人民共和国合同法》第三百四十七条规定，技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。

关于柴薪、博菲公司是否向汇聚公司、福和公司提交了完整的技术资料的问题。从庭审及双方提交证据能够认定，协议签订前后，柴薪向汇聚公司、福和公司交付了可行性研究报告、金鹅胶囊—-材料第一部分及技术成果，其余材料柴薪称交给了齐新世，但不能提供相应的证据予以证明。柴薪、博菲公司应对已向汇聚公司、福和公司交付完整的技术资料负举证证明责任。经一审法院向柴薪、博菲公司释明应申请齐新世出庭作证证明此事，但柴薪、博菲公司称找不到齐新世，因此柴薪、博菲公司应承担举证不能责任，不能认定柴薪、博菲公司交付了完整的技术资料。关于柴薪、博菲公司称其所交付给汇聚公司、福和公司的可行性研究报告第14包含了配方和参数的问题。配方和参数是原告转让技术秘密的核心，也是金鹅胶囊鹅血制剂是否能生产的关键。柴薪、博菲公司所交付的可行性研究报告并不具有实用性、可操作性，因此，不能认定柴薪、博菲公司交付了技术秘密的配方和参数。关于柴薪、博菲公司是否依协议对汇聚公司、福和公司进行了技术指导的问题。协议签订后，柴薪虽对汇聚公司、福和公司进行了接鹅血流程的培训，并与汇聚公司、福和公司协商到大庆的杜尔伯特对所接鹅血进行了冷冻加工，但没有按照协议约定在2016年10月28日前，指导汇聚公司、福和公司批量生产出符合国家各项标准及质量要求可销售的金鹅胶囊鹅血制剂。通过以上两点，不能认定柴薪、博菲公司履行了全部合同义务。

 在北京汇玉建筑材料研究所成都分所与上海鸿惠实业有限公司技术秘密让与合同纠纷(2009)沪高民三(知)终字第26号案中，法院认为，经过鉴定,鉴定专家认为,汇玉研究所成都分所在合同中提供的技术指标有三项未达到合同约定指标,其中两项指标与合同标准差别较大,该差别会造成产品相应性能的实质差别,并且系争技术不适用于合同中所述人造石地砖的生产,相对于本案的合同目的,系争技术不具有实用性。原审法院认为,技术转让的最基本要求是该技术具有基本的实用性,如果该技术不具有实用性则转让方构成根本性违约。由于汇玉研究所成都分所转让给鸿惠公司的系争技术不具有实用性,则汇玉研究所成都分所为系争技术与鸿惠公司签订的技术转让以及专用设备购销合同构成根本性违约,故原审法院对原告提出的解除与汇玉研究所成都分所签订相关合同的主张予以支持。同时,鉴定勘验、取样均在当事人、鉴定专家等在场的情况下,充分征询当事人意见的基础上进行的。

故原审法院认为,鉴定程序合法、有效。汇玉研究所成都分所提出的鉴定专家资质以及鉴定所使用的原材料质量等问题认为鉴定结论无效的观点,与鉴定现场勘验情况、专家庭审质证意见以及相关事实不符,且未提供证据印证,原审法院不予采纳。二审法院认为，本院认为,因一方当事人违约,造成合同目的无法实现,另一方当事人可以解除合同。本案中,鉴定所生产样品的技术指标与合同约定标准差距较大,无法实现系争合同生产人造石地砖的目的。作为技术转让方以及相关设备的销售方,上诉人已构成根本违约。因此,系争《设备加工订做及技术转让合同》应予解除,上诉人应返还被上诉人相应技术转让费及设备价款并赔偿被上诉人相关经济损失。

 审查要点三：在技术秘密转让合同中，让与人还应当提供必要的技术指导。

根据《民法典》第868条的规定，技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。在实践中，技术秘密转让合同的让与人首要义务是”提供技术资料”，技术资料交付后，为保证技术的实用性、可靠性，还应进行技术指导等合同从义务。

 反面案例：

 在范东海、郑州宏基研磨科技有限公司与范东海、郑州宏基研磨科技有限公司技术转让合同纠纷（2015）民申字第1685号案中，最高人民法院认为，合同法第三百四十七条规定，技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性。根据范东海与宏基公司签订的技术转让合同第四条，范东海应当向宏基公司交付“该产品的生产制造工艺及配方，原料及成品的技术标准和检查标准，涉及掌握技术秘密和技术诀窍的相关资料及其他相关技术资料”。范东海提供的生产车间图片、一审法院的勘验笔录表明，在范东海的指导下宏基公司购买了相关设备和原料，应当视为有关原料及生产工艺的内容已经履行。范东海在庭审中明确承认没有将配方交给宏基公司，宏基公司利用现有设备无法生产出合同约定的“FO”产品，在一审中范东海以保密为由拒绝提供相关技术资料等事实，说明其并未提供完整的技术资料，宏基公司尚未掌握全部相关工艺。范东海并未能尽到保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标的义务。一审、二审判决据此认定其未按照合同约定转让技术，应当返还使用费，承担违约责任，并无不当。

 在东北制药集团股份有限公司、北京华德停车场管理有限公司合同纠纷（2018）最高法民申1950号案中，法院认为，根据案涉三方《合作协议书》和《合作协议书（补充）》的约定，东北制药系以专有技术出资。《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第三百四十七条规定：”技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务”，案涉三方《合作协议书》第六条亦具体明确约定了东北制药公司应当提供技术资料。因此，技术秘密转让合同的让与人首要义务是”提供技术资料”，技术资料交付后，为保证技术的实用性、可靠性，还应进行技术指导等合同从义务。

虽然东北制药在合作协议的履行过程中，派技术人员依据相关技术文件及资料数据对东药乌海化工一期丙炔醇项目进行了厂房建设和设备采购，但根据上述规定和协议约定，其行为仍然属于交付技术的从属义务。原审认定东北制药公司关于专有技术的交付乃是融入涵盖厂房设计与建设等一系列过程的主张不能成立，其不能证明已经向东药乌海化工公司交付了技术，存在违约行为，具有相应的法律和事实依据，并无不当。

 审查要点四：对于合同性质的认定，就技术秘密转让合同而言，转让的内容必须是技术秘密，而非是单纯从合同名称来认定。

在技术秘密转让合同中，首先要明确转让的内容必须为技术秘密。技术秘密作为商业秘密的一种，应当要符合商业秘密的基本要求，即秘密性、价值性以及保密措施。

 反面案例：

 在楚雄老拨云堂药业有限公司与云南龙发制药有限公司、楚雄彝族自治州中医医院侵害技术秘密纠纷（2015）民申字第1038号案中，法院认为，关于本案各方当事人的诉争标的是否包括“紫灯胶囊”全部知识产权的问题。首先，从楚雄拨云药业一审的诉讼请求、事实及理由来看，楚雄拨云药业提起本案诉讼，主张其依据昆明老拨云堂与中医院的下属单位彝药研究所签订的2003年合同获得本案诉争“紫灯胶囊”技术成果的知识产权，其起诉主张的主要依据为2003年合同。该合同约定技术秘密的内容为：“将'紫灯胶囊’药品注册批件及批准文号由楚雄雁塔药业转让至昆明老拨云堂；……交付方式为彝药研究所协助昆明老拨云堂取得本品注册批件、批准文号。”从上述合同约定的内容看，2003年合同的签订主体并无将“紫灯胶囊”全部知识产权转让的意思表示，而是转让“紫灯胶囊”的注册批件及批准文号。2003年合同名为技术秘密转让合同，实际转让的是药品注册批件及批准文号而非技术秘密，属于《药品管理法》规定的禁止买卖许可证或者药品批准证明文件的行为，该合同违反了国家行政法规的强制性规定，属于无效合同，不具有法律约束力。

 审查要点五：企业在签订技术秘密转让合同时应当明确技术秘密的范围，但同时也不得限制技术的竞争与发展。

根据《民法典》第864条的规定，技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技术秘密的范围，但是不得限制技术竞争和技术发展。因而企业在签订技术秘密转让合同时应当明确技术秘密的范围，但同时也不得限制技术的竞争与发展，这是效力性强制性规定，当事人无法排除适用。

对于何为限制技术的竞争与发展，可以参考最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2020修正）第10条规定的6种具体情形。分别是：（一）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（二）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（三）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（四）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（五）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（六）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。

除《解释》第10条的列举之外，具体到个案中仍可能出现可以“非法垄断技术、妨碍技术进步”来认定合同无效或者部分无效的具体事由。比如，技术秘密转让合同中约定禁止受让人在合同终止后继续使用受让技术的条款，导致受让人在合同终止后不能使用自己作出的与受让技术无法分离的有价值的技术改进或者发展，该禁用条款就可以被认定无效。当然，在此情况下，该禁用条款的无效并不影响让与人要求受让人为继续使用其让与的技术秘密支付合理使用费的权利。

 正面案例：

 在淄博齐田医药化工有限公司诉无锡美华化工有限公司联营合同纠纷(2016)苏民申6516号案中，法院认为，合作协议合法有效。案涉合作协议虽约定生产技术与工艺均由美华公司提供，且约定齐田公司不得将生产技术与工艺对外转让或泄密给第三者等条款，但相关约定系对美华公司技术秘密的保护，而非向齐田公司提供生产技术。故齐田公司主张案涉合作协议的性质系技术服务和排他性买卖的复合合同，缺乏事实依据。齐田公司主张案涉合作协议违反反垄断法和技术合同纠纷司法解释、应属无效协议，但美华公司既非具有市场支配地位的经营者，且出于对自己技术秘密的保护而限制齐田公司对外销售使用美华公司技术所生产的产品，具有正当理由，并非反垄断法禁止的行为。加之案涉合作协议系双方合作生产甘氨酸中间体的协议，并非以技术开发、转让、咨询等为标的的技术合同，不应适用技术合同纠纷司法解释。故齐田公司主张合作协议无效，不能成立。

 审查要点六：专利权转让合同中也可以约定转让相关商业秘密，但并不影响合同的性质。

并非所有约定了转让相关商业秘密的合同均属于技术秘密转让合同，还应当根据当事人的意思表示等来判断合同的性质。

 正面案例：

 在武汉国想电力科技股份有限公司、武汉大学专利权转让合同纠纷（2019）鄂民终158号案中，法院认为，武汉大学与国想公司签订的《专利权转让合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效的民事合同，双方应遵守合同约定并履行相应合同义务。本案中，武汉大学是否存在违约行为，双方争议的焦点在于，武汉大学的合同义务是否包括向国想公司移交与实施涉案专利有关的技术秘密。

本院认为，武汉大学的合同义务应当包括此项内容，武汉大学未履行该项合同义务，存在违约行为，具体理由如下：从合同签订的目的来看，国想公司签订涉案《专利权转让合同》的意图是为了有效拥有涉案专利，从而完成专利技术的成果转化，进而实现产业化生产并获取商业利益。本案中，涉案《专利权转让合同》多处体现了国想公司的合同意图，其中第三条约定，为保证国想公司有效拥有涉案专利权，武汉大学应向国想公司提交该专利权完整的技术资料，包括但不限于合同列举的六项资料。涉案合同第六条又约定，为保证国想公司有效拥有涉案专利，发明人需向国想公司转让与实施涉案专利有关的技术秘密，再次体现了国想公司意欲实施专利的真实合同意图。结合以上合同条款，根据合同整体解释规则，可以看出涉案专利各项权利要求的实现与技术秘密实施相关，亦即是否掌握相关技术秘密决定了涉案专利各项权利要求能否实现，也决定了国想公司的合同目的能否实现。因此，武汉大学向国想公司提交的完整技术资料，并不限于合同第三条列举的六项专利资料，还应包括与实施涉案专利有关的技术秘密。