企业涉美知识产权摩擦愈演愈烈，中企如何迈稳海外扩张步伐？
内容来源：“中国企业涉美知识产权诉讼”专题论坛
嘉宾简介:
谢小勇 中国知识产权研究会副秘书长
卢宝锋 LexisNexis IP中国公司知识产权产品专员
郝政宇 观韬中茂律师事务所高级顾问
近年来，随着全球贸易化联系逐渐紧密，外企来华投资，中国企业也越来越多跨海经营，但在中国企业走出国门开拓海外市场的过程中，海外的纠纷也在逐渐增多，特别在知识产权领域的纠纷诉讼逐年增长，这些纠纷一方面影响着中国企业的进一步海外扩张，另一方面又给将要走出国门的企业蒙上了阴影，因此如何应对制衡海外知识产权纠纷成为了眼下中国企业需要面对的难题。
10月23日，LexisNexis IP和超凡知识产权联合主办了“中国企业涉美知产诉讼”专题论坛，活动邀请到中国知识产权研究会副秘书长谢小勇老师、LexisNexis IP卢宝锋老师、观韬中茂律师事务所高级顾问郝政宇律师，以及超凡知识产权研究院副院长史少华老师，四位大咖在沙龙现场与众多企业IPR等知识产权工作者共同探讨了企业海外市场开拓的风险和诉讼应对。
以下为活动中专家的部分发言整理：
（文末附沙龙回看报名入口，已报名沙龙直播的小伙伴不用重复报名）
Part.1
1、中国企业在美诉讼案件量、涉案中国企业数量较2018年均有所增加，特别是商标案件量及涉案中国企业数量较去年增加一倍多；
2、NPE是在美对中国企业发起专利诉讼的主要原告，近四成专利诉讼由NPE发起；
3、专利诉讼主要涉及移动通讯设备行业，商标诉讼主要涉及消费品/消耗品行业，商标“傍名牌”现象突出；
4、涉诉中国企业主要集中分布在广东、浙江、江苏等省市，其中广东企业占近五成；
5、中国企业胜诉案件较少，专利和商业秘密诉讼有75.8%以撤案结案，商标诉讼有63.1%是因缺席判决败诉结案；
6、判赔额居高不下，专利案件平均判赔额1095.5万美元，商标案件为649.8万美元。
1、中国发展步伐加快，成为打压对象；
①中国对外贸易逆袭成功
②高附加值的出口商品国际市场份额扩大
③外贸企业数量不断增加，民营企业成为外贸主力军
④两个超大规模的经济体摩擦
2、知识产权成为美国遏制中国企业发展的主要手段；
①中国企业在美纠纷的主要维度是在企业与企业的竞争，国家对企业的打压，以及国家与国家之间的博弈；
②知识产权成为企业间竞争的手段
③知识产权成为国家把控产业优势及维护利益集团的利益工具
1、中国企业在美的发展环境预判：中国对外贸易逆袭
2、中国企业在美遭遇“337”调查预判
①数量更多
②频率更快
③涉及中国企业更多
④涉及领域更广
⑤应诉积极
⑥范围更广，上游下游产品以及进出口均涉及
3、NPE将是中国企业在美知识产权纠纷发生的积极推动者
4、商业秘密纠纷将是中国企业在美国知识产权纠纷爆发高点
1、政府方面
①完善具有国际竞争力的知识产权制度环境
②加快重点产业知识产权海外布局和风险防控
③加大知识产权公共服务力度，提升企业综合能力
④更加积极主动参与国际知识产权体系建设
2、企业方面：构建企业知识产权保护的国际生态体系
3、构建知识产权保护国际生态的策略
①海外知识产权布局
②海外知识产权风险调查
③海外服务资源储备
Part.2
1、91.6%的中国企业是专利诉讼中的被告。
2、NPE是在美对中国企业发起专利诉讼的主要原告，近四成专利诉讼由NPE发起。
1、涉诉专利主要来自主审查员（Primary Examiner）
涉美诉讼中一般都是涉嫌侵犯美国专利的专利权，从本质上找到谁授权了这些美国专利呢？在分析了近十年的美国的专利诉讼数据，结合这些诉讼数据进行各个维度信息分析，最后得到，70%的涉诉专利都是叫Primary（主审查员）进行的审查授权，20%是Secondary（辅助审查员）进行的授权。
2、3-5年经验、每年授权45-60件专利的主审查员（Primary Examiner）涉及比预期更多的涉诉专利。
3、8年以上经验、每年授权80件以上专利的主审查员（Primary Examiner）涉及比预期更少的涉诉专利。
4、新晋主审查员的涉诉专利比例反而更高
1、鉴于审查员的差别，面对专利诉讼，是否也应该对涉诉专利的审查员审查历史做一些研究
这一方面通过对审查员的了解，也能得到一些既往的情报信息，而对审查员的判断通过口头相传的方式来了解毕竟是有主观判定偏差的，但是数据会从侧面来反应一些真实的审查情况，帮助我们来判断。
2、新晋主审查员由于可花费的检索时间相对缩短，是否授权过程中会有漏掉的现有技术
因为新进的主审查员要求的工作效率是较高的，因此在与辅助审查员相比，同样的时间需要做出更多的成果，因此在缩短时间的情况下，可能就会降低工作的质量。这样从他的检索报告或者引证中进行检查，可能会捡漏到需要的重要信息。
3、拥有了签字权的新晋主审查员是否会为了完成效率要求，授权变得比之前更容易
在审查中会有一些专利积压的问题，有时候审查员会有存在遇到一些可授权可不授权的专利情况，审查员觉得有授权的理由，也有不授权理由，这时候一旦拥有签字权，就会对一些积压专利主观判断的授权。
4、授权率高，涉诉率低的主审查员的经验主义局限如何被无效请求人利用
每年审查到100多件的主审查员，那么他们的涉诉专利少是因为他们的经验丰富，他们知道哪些专利该授权，哪些专利不该授权，包括能找到什么样的现有技术之类，但这存在经验主义的问题漏洞。
Part.3
在发达国家之间，专利诉讼是非常常见的，这也是未来商业竞争的常态，我们需要充分的利用法律规则尽量争取好的结果。作为中国律师参与到一些海外诉讼的案件中，主要是从五个方面入手的：
1、诉讼策略
如何参与跨国诉讼的协同管理中？一些复杂的案件中，会有一个类似于领队一样的角色，他来负责好好好几家企业，尤其是原告或被告比较多的时候，同时统筹几家相同的利益方，中国律师在这方面还是稍微经验稍浅。因此在指定诉讼策略中，需要积极的主张和推进，包括统筹协调后做出一些退守策略，这是非常关键的。
2、诉讼周期
诉讼周期方面在一些法律对案件有利情形下，尽早的推动法院作出判决是最好的，还有一些案件的诉讼周期可预期性是比较强的，这是需要关注的一个细节。
3、诉讼证据和事实表述
在不同国家跨国诉讼当中提交的证据，包括证人证言的表达，当庭律师的一些观点表现，都是需要相互协调的，它在案件中的影响是非常大的，所以这些证据证言都是需要协调的。
4、诉讼成本
对诉讼成本的把控，也是在诉讼中需要注意的细节之一。
大家都知道美国诉讼的成本高，诉讼周期长，大部分的成本都是在证据开示这个环节。在美国证据开示分为两种，一种是事实的证据开示，一种是专家的证据开示。中国律师在这两个环节的参与都是非常多的。
1、事实证据开示
在事实证据开示的时候，美国律师进行证据开示本身也是需要一些辅助人员和第三方公司去参与的，准备的一些核心证据，一些事实的上的证据必须要提交时，可能存在一些尺度问题，这样就需要双方来沟通达成一致。在准备这些比如研发过程中的文件、销售文件、一些电子邮件等证据时不能没有甄别，像比如律师和客户特权的文件其实是不需要提交的，还有些文件也是双方已经排除掉的。所以这些甄别工作如果全部由国外律师来进行，成本上是非常高的。
2、专家证据开示
而专家的证据开示方面，在美国专家证人意见是非常重要的。专家的证人证词是要先准备好的，中国律师参与到证人证词整理，而中国的案件中专家证人可能大部分都是中国的专家教授，这时候他们对美国的这种专家证人证词是不熟悉，因此中国律师在这部分的参与是比较重要的。
1、中美专利法实体规定的一致性
2、中国律师有必要参与美国法律文书审核
3、寻找适合的技术专家证人和赔偿专家证人
在庭审环节的时候，因为中美两国之间专利法实体的要求，比如说新颖性创造性，比如说是否侵权，包括在专利授权的条件以及侵权的认定的标准本质是一致的，而且全世界基本上也是逐渐在趋同的，这就使得我们中国律师参与到案件中是非常有必要的。
在美国律师递交文件之前，涉及美国的法律文书审核等是需要客户审核确认的，企业内部法务的力量还是薄弱的，可能在一定的方面对相关的涉美诉讼了解也没有律师多，通常就是中国律师来帮助审核的。
包括美国的专利无效和侵权是经常是交织在一起的，中国律师在这方面也是可以来搜寻现有技术，或者提出专利无效等一些诉讼意见。中国律师和企业的技术人员、法务人员沟通，有时候会比美国律师理解更准确，所以中国律师在审核的时候反倒是可以提出来更有效的意见。
最后一点，中国律师也可以帮助企业寻找更适合的技术专家证人、赔偿专家证人。在美国的知识产权诉讼中具体的赔偿方面是会更严谨的，通常需要一个经济学家叫赔偿专家证人，他通过一些数据的收集及分析，比如说实际损失，他可能要做一个市场调研，包括市场占有率、利润率等一些指标做一个精确的经济学计算。这个时候需要一个对中国企业有利的专家，同时要能通俗易懂的传递给美国陪审团，因此这样的一个角色通常中国律师会更了解一些。
1、尊重知识产权，做一个积极、善意的被许可人
2、充分利用规则，追求合理的许可费率、技术谈判、商业谈判
参与和解其实也对应了之前提到的，中国企业为什么撤案率高。更多的专利诉讼案件最终的目的并不是诉讼结果，更多的是以这种方式对企业进行限制，或者是获取高额的许可费，所以只要达到他的商业目的就可以了。
律师其实在参与到诉讼背后的谈判作用是非常大的。中国企业首先在案件当中要摆正心态，做到尊重知识产权，企业发展就应当遵守商业的规则，在对方提出来许可的要求时，或要秉持着积极和善意的身份去谈判。存在这种对方发出了和解要约，结果不理人家，不回复，这样在美国法院看来有可能认为你就是在恶意侵权倾向，恶意回避对方的合理许可费用。
积极和善意的态度并不是什么都要按照对方的要求去办，谈判是有技术谈判，有商业谈判的。在一个好的态度前提下，充分的利用知识产权规则，尽量为自己争取更大的利益，这才是一个专业的律师需要辅助的。比如说在技术上，是不是可以做一些抗辩？在商业上是是不是需要经济学家计算。因为侵权所获得的实际收益其实没有那么高，或者侵权实际的损失也没有那么高，或者说按照合理的许可费率，那么按照你和其他相类似企业之间的专利许可的协议收取的许可费率也不应该这么高。这些是需要非常专业的手段和专业的规则去和对方抗争，争取最大的利益
1、反诉知识产权侵权：证据搜集、管辖选择。
2、中国专利无效
3、海关知识产权保护
4、电商平台知识产权维权
5、向反垄断部门投诉
最后一点就是在我们的主战场上开展一场有效的反击战。我们在中国对对方提起一个知识产权诉讼，涉及的中国的证据收集，包括管辖法院的选择，就是中国律师最有经验的地方了。
另外一点，我们可以在中国提起涉案专利的无效，专利无效的杀伤力非常大，因为中国的无效程序时间相对较快，所以如果能在中国把涉案专利的中国同族无效，其实对他也是一个极大的打击。
其他的维权渠道，像中国也有海关的知识产权保护的规则，是不是也可以在电商平台上开展维权，还有比如向中国的反垄断部门去投诉，这样其实也是一种反制的手段。但是具体的反制是需要纳入到跨国诉讼整体策略当中去进行考量，不能采取过激的或者是不合适的手段，引起对方过渡的反应，会对美国的案件是不利的。
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