浅谈“预料不到的技术效果”论证选择性发明的创造性
几种不同类型发明的创造性判断，这几种类型是在通用的“三步法”评价思路以外的创造性判断方法。其中，规定了选择性发明的创造性判断，在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质” 的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。
从上述规定可以看出，第一，可见预料不到的技术效果是选择性发明具备创造性的必备要素。第二，预料不到的技术效果本身是一种客观上存在的技术效果，但是预料不到的技术效果的判断是一种包含主观性认识的价值判断，即本领域技术人员主观上认识不到能够取得这种效果，则可以认为是预料不到的技术效果。
下面，笔者通过工作中遇到的一个具体的案例来介绍和探讨选择性发明中预料不到的技术效果证明创造性存在这种思路的把握，希望能够为申请人和代理人在答复此类发明的新颖性问题时提供一些参考。
二、案例
某发明专利申请的权利要求1为：
1. 一种锂离子二次电池非水电解液，包含非水有机溶剂、锂盐，其特征在于，还包含以下的（A）和（B）：
（A）结构式1 所示的甲基磺酸酐；
（B）结构式3 所示的亚甲基碳酸乙烯酯化合物；
其中，结构式3中，R3~R6各自独立地选自氢原子、卤素或碳原子数为1~5的烷基。
审查员在审查时检索到一篇对比文件（下称“对比文件1”），认为对比文件1明确公开甲基磺酸酐与碳酸乙烯酯类化合物组合作为添加剂的技术方案，而亚甲基碳酸乙烯酯属于碳酸乙烯酯类化合物中常规的一种，在对比文件1明确公开甲基磺酸酐与碳酸乙烯酯类化合物组合作为添加剂的技术方案的基础上，本领域技术人员在碳酸乙烯酯类化合物中具体选择出常见的亚甲基碳酸乙烯酯化合物是非常容易的。
代理人在答复上述意见时，认为对比文件1并没有揭示甲基磺酸酐与碳酸乙烯酯类化合物组合作为添加剂能够取得“降低电池阻抗”这种技术效果。因此，即使本领域的技术人员选择了亚甲基碳酸乙烯酯与甲基磺酸酐组合作为添加剂，也预料不到能够取得“降低电池阻抗”这种技术效果。也就是说，本发明所取得的“降低电池阻抗”的技术效果是预料不到的。
审查员未认可上述意见，并再次下发审查意见，进一步指出“对比文件1的技术方案客观上必然具有降低电池阻抗的效果”。
代理人在答复本次审查意见中略微改变策略，即（1）主张本申请属于选择性发明，并争辩存在预料不到的技术效果，同时（2）主张预料不到的技术效果的判断需要考虑本领域技术人员对该方案的技术效果的主观认识。具体答复如下：
本申请权利要求1公开的方案是结构式1所示的甲基磺酸酐与结构式3所示的亚甲基碳酸乙烯酯化合物组合，能够降低电池阻抗。对比文件1虽然公开甲基磺酸酐与碳酸乙烯酯类化合物组合使用的例子，但是并没有揭示它们能够降低电池阻抗。
亚甲基碳酸乙烯酯化合物是碳酸乙烯酯类化合物中的一个具体的例子。可以将本申请权利要求1理解成一种选择性发明，即从碳酸乙烯酯类化合物中选择具体的亚甲基碳酸乙烯酯化合物与甲基磺酸酐组合形成选择性发明方案。那么，按照审查指南的规定“如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性”。
对比文件1并没有揭示甲基磺酸酐与碳酸乙烯酯类化合物组合作为添加剂能够取得“降低电池阻抗”这种技术效果。因此，即使本领域的技术人员选择了亚甲基碳酸乙烯酯与甲基磺酸酐组合作为添加剂，也预料不到能够取得“降低电池阻抗”这种技术效果。也就是说，本发明所取得的“降低电池阻抗”的技术效果是预料不到的。
审查意见认为，“对比文件1的技术方案客观上必然具有降低电池阻抗的效果”。然而，“客观上必然”并不等于效果可以预期。对本申请而言，即便认为“客观上必然具有降低电池阻抗的效果”，也不能否认“技术效果是预料不到的”的事实。按照审查指南的规定，在评价发明的创造性的时候，显然并不仅仅是考虑技术方案本身，也需要考虑本领域技术人员对该方案的技术效果的主观认识。因此，申请人认为，不能用技术方案及其技术效果的客观性，否认技术效果是“预料不到的”的结论。因此，权利要求1相对于对比文件1具有创造性。
经过上述意见陈述本案已经获得授权。
三、启发
笔者认为，对于通过主张预料不到的技术效果论证发明创造性的案件，需要注意的是：
第一，灵活把握策略，就本案而言，在首次答复中代理人已经主张了预料不到的技术效果，但是审查员不认可，在第二次答复中，代理人将策略调整为选择性发明+预料不到的技术效果，这种策略上的调整会引导审查员重新审视创造性，如果不做策略调整，几乎可以肯定会被驳回；第二，需要严格区分预料不到的技术效果本身和预料不到的技术效果的判断，预料不到的技术效果本身是一种客观上存在的技术效果，但是预料不到的技术效果的判断是一种包含主观性认识的价值判断，即本领域技术人员认识不到能够取得这种效果，则可以认为是预料不到的技术效果。在预料不到的技术效果时不可能忽略这种主观性认识的考量，否则就无所谓“预料不到”了。
转自公众号：专利故事
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