无讼阅读｜解析商标侵权案件惩罚性赔偿的适用标准

导 语

早在2013年《商标法》修改后，我国在商标法领域首次引入了惩罚性赔偿制度，“对恶意侵害商标专用权，情节严重的，可以按照已确定赔偿数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”。2019年《商标法》再次修改后，惩罚性赔偿数额变更为一倍以上五倍以下。2020年4月份，北京市高级人民法院颁布了《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》，就惩罚性赔偿的适用条件、适用方法，对恶意以及情节严重的认定等方面给出了更细致的标准。2021年3月3日，最高人民法院公布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，更进一步落实惩罚性赔偿制度，彰显人民法院全面加强知识产权司法保护的决心。

近年来，多个法院在商标侵权案件审判中使用到了“惩罚性赔偿”这一规则，但是司法实践中对惩罚性赔偿的适用标准并不统一，那么如何更好的理解并运用惩罚性赔偿以更好的维护商标权利人权益？本文将通过相关司法实践中的典型案例，对惩罚性赔偿中的“情节严重”及“恶意”如何把握，对在商标维权案件中如何更好的运用惩罚性赔偿规则进行解析，以期有助于商标惩罚性赔偿制度在司法实践中更好的发挥其应有的作用。

来源：天达共和法律观察

作者：管冰 张帅

01、司法判例

案例一：“FILA”商标侵权案

斐乐体育有限公司诉浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权一案

本案被告在前期商标确权案件中已有商标被驳回情况，驳回理由是被告申请注册的商标与原告被侵权商标构成注册使用在类似商品上的近似商标，如获准注册，将导致商品来源混淆误认。在该情况下，被告仍继续生产和销售侵权商品，其主观恶意明显，考虑到其在京东商城、淘宝商城、自营官方网站销售大量侵权商品，获利2638322元，侵权情节严重，应该按照侵权获利金额的三倍承担惩罚性赔偿责任，法院判决赔偿791万元及合理开支41万元。

案例二：“小米生活”商标侵权案

中山奔腾电器有限公司等与小米科技有限责任公司侵害商标权纠纷案

在本案被告申请注册的“小米生活”商标已被无效宣告，且经过行政诉讼维持了商评委的无效宣告决定的情况下，被告依旧继续宣传使用“小米生活”商标，企图使相关公众误认为其与小米科技公司存在特定联系或商标许可使用关系，其侵权行为具有极为明显的恶意，情节极为恶劣，造成的后果也非常严重，应当适用惩罚性赔偿，并最终判决按照其获利金额的2倍计算，被告赔偿原告经济损失5000万元，及合理开支414198元。

案例三：吉尼斯商标侵权及不正当竞争案

吉尼斯公司诉奇瑞公司侵害商标权纠纷及不正当竞争案

本案原告吉尼斯公司发现奇瑞公司在全国16个城市举办多场活动，均使用到“吉尼斯”、“GUINNESS”等商标后，向被告奇瑞公司发送律师函，要求立即停止侵权，但是被告仍继续举办活动，足以证明其有明显的侵权恶意。因此，佛山中级人民法院依据商标许可使用费约6万元，计算其16场活动经济损失为96万元，并按照该经济损失的2倍适用惩罚性赔偿，判决被告奇瑞公司赔偿192万元，及合理开支20万元，共计赔偿212万元。

案例四：“MOTR”商标侵权案

平衡身体公司与永康一恋运动器材有限公司侵害商标权纠纷案

本案原告平衡公司在先注册并使用“MOTR”商标，被告永康公司在某展会上推销使用该商标的健身器材商品，并通过微信商城等多方式进行销售。上海市浦东新区人民法院在做出惩罚性赔偿判决结果时给出如下理由：首先，被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观意图明显。其次，被告2016年的销售总额已达到800余万元，被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多渠道进行侵权产品的推广和销售，产品销往多个省市，可见被告生产经营规模较大，产品销售渠道多，涉及地域广，侵权行为影响较大。再次，被告的产品存在较多质量问题，会使原告长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。最后，被告早在2011年便因侵权行为，与原告签署过和解协议，被告承诺不会侵犯原告知识产权，时隔几年后，被告再次被发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。最终判决被告承担三倍的惩罚性赔偿责任，判决赔偿300万元。

02、解析商标侵权案件中惩罚性赔偿的适用标准

按照《商标法》及《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》中的规定，商标侵权案件中适用惩罚性赔偿需满足两个主要条件“恶意”和“情节严重”，其中“恶意”包括以下情形：（1）重复侵权行为，即在收到警告函、律师函，收到判决，行政处罚之后，再次发生侵权行为；（2）被告攀附原告驰名商标声誉，在相同或类似商品上使用原告驰名商标；（3）被告与原告之间存在一定关系，并基于该关系明知他人知识产权存在；（4）被告存在掩盖被诉行为，伪造或毁灭侵权证据等行为；（5）被告拒不履行行为保全裁定。其中“情节严重”包括以下情形：（1）被告完全以侵权为业；（2）被诉侵权行为持续时间长；（3）被诉行为涉及区域范围广；（4）侵权获利数额巨大；（5）被告产品存在较为明显的质量问题，会对权利人的商誉造成严重损害；（6）被诉行为同时违反了相关法律法规，可能危害人身安全、破坏环境，或严重损害公共利益。

参照近年来司法判例，我国法院将下列侵权行为均认定构成恶意侵权行为：（1）侵权人申请注册的商标已因被侵权商标的存在而被驳回或宣告无效，侵权人在知晓其所使用的商标与他人在先注册商标构成相同或近似商标情况下，仍继续使用该商标。例如，前述“FILA”商标侵权案件，侵权人申请注册的商标已经被商标局以与权利人在先注册商标构成相同或类似商品上的近似商标为由予以驳回的情况下，仍继续实施侵权行为，被法院认定为恶意侵权行为；（2）侵权人在被权利人警告、通知过或与权利人签署过和解协议之后，继续实施侵权行为。例如，前述“吉尼斯”商标侵权案件，在权利人已经向侵权人发送律师函予以警告的情况下，侵权人仍继续实施侵权行为，被法院认定为恶意侵权行为；（3）侵权人因实施侵权行为已被行政执法之后，继续实施侵权的行为；（4）侵权人曾与权利人之间存在过业务合作而知悉在先注册商标，仍实施侵权行为；（5）不仅侵权行为中的侵权商标与权利人商标完全相同，侵权商标所在位置、商品款式、颜色、外观均与权利人对应被侵权商品完全相同，是纯粹的假冒行为，例如，“MOTR”商标侵权案件中，侵权商品本身与权利人商品在款式、颜色、外观均相同，法院认定其侵权行为属于纯粹的假冒行为，属于恶意侵权行为。我国法院在判断侵权行为是否存在情节严重时通常考虑以下因素：（1）权利人商标的显著性及知名度，是否驰名。例如，前述“小米生活”侵权案件中在判断是否适用惩罚性赔偿时，便考虑了“小米”商标驰名这一因素；（2）侵权人的侵权规模、侵权范围、持续时间、获利情况等。例如，前述“MORT”侵权案件中，法院综合考虑了侵权行为地域范围、侵权获利金额等因素，判决适用惩罚性赔偿制度；（3）侵权人产品本身存在的质量问题，容易造成其他严重后果的情形。例如，前述“MORT”侵权案件，法院考虑到了侵权人侵权产品本身存在诸如脱胶等质量问题，将导致相关公众误认为权利人的产品存在同样质量问题，这将严重损害权利人的商誉。（4）侵权人主要以侵权为业，例如，侵权人所经营的店铺主要销售侵权商品，并未销售非侵权商品。

纵观商标侵权惩罚性赔偿制度的衍变及在我国司法实践中的发展，2013年《商标法》首次引入惩罚性赔偿制度；2019年《商标法》修订将惩罚性赔偿倍数提高到了五倍；2020年北京市高级人民法院对商标侵权案件赔偿数额出具了更为具体的意见；2021年最高人民法院专门就知识产权侵权案件惩罚性赔偿适用问题给出更具体的司法解释；以及全国多地区人民法院在司法实践中对商标侵权惩罚性赔偿制度具体适用的不断探索，促使更多权利人积极维权、有效遏制了恶意侵权行为，并有效净化了市场公平竞争的环境。为更好的维护权利人权益，在处理商标维权诉讼案件过程中，权利人要有效运用惩罚性赔偿制度，积极搜集证据证明权利人损失金额、侵权人的侵权获利金额以及商标许可使用费用金额，不能简单要求法院适用法定赔偿。此外，即便侵权人因其侵权行为已经受到行政处罚或者刑事处罚，权利人仍可以在民事诉讼中请求法院适用惩罚性赔偿制度，更进一步鼓励权利人运用惩罚性赔偿制度，更好保护自身合法权益。