事先约定可作为确定损害赔偿额的依据
事先约定可作为确定损害赔偿额的依据
文/广州知识产权法院
蒋华胜(二审承办人) 杨岚
【裁判要旨】
侵权人因实施侵权行为被投诉后，向商标权人作出若再次实施知识产权侵权行为，愿意支付赔偿金的书面承诺，该事先约定的赔偿金条款系合法有效的法律行为，具有相应约束力。基于书面承诺书是侵权人作出的自由选择，人民法院应当根据商标权人的主张以及所依据的规范意旨，对赔偿金条款予以支持，切实保护商标权人的合法利益和正当诉求，维护市场经济竞争秩序。
【案号】
一审：（2018）粤0105民初19199号
二审：（2019）粤73民终5977号
【案情】
原告：卡拉威高尔夫公司（以下简称卡拉威公司）。
被告：张家港华夏帽业有限公司（以下简称华夏帽业公司）。
卡拉威公司经国家商标局核准，在第25类帽子的帽檐、帽等商品上注册了第7683422号商标，商标专用权期限为2011年1月14日至2021年1月13日。
卡拉威公司在第121届广交会参展期间向广交会投诉接待站投诉华夏帽业有限公司侵权，华夏帽业公司于2017年5月5日向卡拉威公司出具承诺书，载明：华夏帽业公司现承诺如下:1.主动在第121届广交会上撤展上述产品目录宣传册及广告牌上的侵权商标标识。2.以后不生产、销售侵犯卡拉威高尔夫公司( CALLAWAY GOLF COMAPNY)等公司的知识产权的产品,不再展出侵犯任何上述公司知识产权的宣传材料。3.本承诺书签署后如发现承诺人违反本协议内容,以任何方式侵犯上述任一公司的知识产权的,承诺人愿意支付任何上述公司人民币100万元整,作为重复侵权的约定赔偿；本承诺书自签署之日起生效。
2018年5月4日，卡拉威公司于第123届广交会华夏帽业公司的展位购得宣传图册一本。该被控侵权宣传册第25页最上方印有“3.1 CUSTOMERS(brands)＿SPORTS BRANDS”，跟着第三个图标为第7683422号商标。该商标前后有NEW ERA、耐克、背靠背、彪马等多个国内外品牌的商标图案。卡拉威公司工作人员或代理人于2019年4月9日登录华夏帽业公司网站www.huaxiacap.com，网站中Service(服务）栏内有“4.1CUSTOMERS(brands)＿SPORTS BRANDS”，跟着第三个图标为第7683422号商标，且该商标前后有NEW ERA、耐克、背靠背、彪马等多个品牌的商标图案。
卡拉威公司诉至法院，请求判令华夏帽业公司停止在展会上展出带有涉案注册商标的产品目录宣传册，停止在华夏帽业公司官方网站上使用卡拉威公司注册商标；华夏帽业公司赔偿经济损失及合理费用100万元。
【审判】
广东省广州市海珠区人民法院经审理认为：华夏帽业公司使用第7683422号商标构成不正当竞争。华夏帽业公司出具的承诺书合法有效，双方当事人在私法自治的范畴内可以对侵权赔偿数额作出约定。本案适用华夏帽业公司承诺再次侵权自愿赔偿100万元的数额作为赔偿数额。一审判决：一、华夏帽业公司自判决生效之日起停止在其宣传册上使用卡拉威公司第7683422号商标，停止在其www.huaxiacap.com网站上使用卡拉威公司第7683422号商标；二、华夏帽业公司在判决生效之日起10日内赔偿卡拉威公司经济损失人民币100万元（包括维权支出）；三、驳回卡拉威公司的其他诉讼请求。
一审宣判后，华夏帽业公司不服一审判决，提起上诉。
广州知识产权法院经审理认为，本案争议焦点问题是一审法院适用赔偿方式以及判赔金额是否适当。权利人与侵权人就侵权损害赔偿数额作出的事先约定，是双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益预先达成合意的一种计算方法，并未被反不正当竞争法、侵权责任法等相关法律法规所禁止。按照私法自治原则，事先约定赔偿是当事人自由意志的表现，法院应尊重当事人的意思，只要约定内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，权利人就有权按照合同约定的赔偿方式主张权利，故一审法院基于权利人的主张选择适用约定赔偿方式并非基于责任竞合，而是基于合同约定，可以将其作为确定本案赔偿方式的依据。一审法院判决的赔偿金额并非过高。华夏帽业公司在进行民事活动中违背诚信原则，实施了侵害卡拉威公司的知识产权行为，被发现后出具承诺书作为之后不再侵权的允诺与担保，华夏帽业公司再次实施侵权行为背离了自己的承诺，触发了适用承诺书的条件，应按照承诺书上的数额承担侵权责任。
二审法院判决驳回上诉，维持原判。
【评析】
我国现行知识产权各单行法规定了实际损失、侵权获利、许可使用费的合理倍数以及法定赔偿四项侵权损害赔偿数额计算方法。因侵权行为的隐蔽性、知识产权的无形性及价值的不确定性等，损害赔偿的数额认定是一个世界性难题[①]。本案在反不正当竞争案件中适用当事人事先约定作为确定损害赔偿额的依据。约定赔偿包括事先约定情形。[②]事先约定是权利人与侵权人对未来发生侵权赔偿预先达成合意的计算方法。笔者试从以下维度解释在不正当竞争纠纷案件乃至各类知识产权纠纷案件中适用此计算方法的正当性，以求法律适用的妥当性。
一、知识产权侵权损害赔偿可适用事先约定赔偿计算方法
知识产权由专利权、著作权、商标权和制止不正当竞争等各类权利及利益构成，任何人未经许可均负有不侵害他人权益的义务。损害就其本质而言，是侵害行为所造成的一种后果，这一后果具有对权利人不利益的属性。[③]若由于侵权行为侵害他人知识产权，并对他人造成损害，则应当承担由此产生的侵权损害赔偿责任。反不正当竞争法规定了实际损失、侵权获利及法定赔偿三种侵权损害赔偿数额计算方法。事先约定计算方法，是上述法定计算方法之外的一种独立的赔偿确定方式，与反不正当竞争法的有关规定并不冲突。专利法司法解释对事先约定赔偿已有规定，即为法院对事先约定的认可，在不正当竞争纠纷案件中予以适用亦具有合理性。
当事人实施不正当竞争行为，应承担侵权损害赔偿责任。合同法规定了侵权责任与违约责任的竞合制度，对于违反合同规定的违约行为在符合一定条件下允许当事人选择适用侵权责任或者违约责任，这一责任竞合制度存在的前提是双方当事人存在基础的交易合同关系。基于这一基础法律关系，一方当事人违反合同约定所应承担的合同义务产生违约责任，同时也侵害另一方当事人权益而产生侵权责任，这两种责任都以损害赔偿为内容，权利人可以选择其一主张权利。
具体到本案中，虽然双方当事人事先通过合同约定未经许可侵犯权利人知识产权的赔偿数额，但双方并无基础交易合同关系，该案不存在侵权责任与违约责任竞合适用的前提条件，不属于民事责任竞合情况，无需权利人作出侵权责任或者违约责任选择。华夏帽业公司实施不正当竞争行为构成侵权，其应承担相应侵权损害赔偿责任，并按照事先约定确定赔偿数额。
二、事先约定计算方法符合合同当事人预期
合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。每一个缔结合同的当事人，都被看成是自己利益的最佳评判人，是自己利益的最佳法官。[④]适用合同事先约定赔偿计算方法，基于当事人意思自治，可快速确定损害赔偿数额，填补权利人的损失。双方当事人通过合同事先约定赔偿数额，双方同意接受缔结合同所产生的义务，该约定即成为当事人确定赔偿数额的“法律”，在可预见违反约定后果的前提下，侵权人如实施合同所约定行为，所导致的结果是其自愿选择的结果。
合同生效是法律对成立的合同进行评价后所作的肯定。人民法院应审查已成立的合同是否符合法律规定的生效要件，包括合同缔结是否充分体现当事人真实意思，是否违反法律、行政法规的强制性规定、违背公序良俗。双方当事人应依照有效的合同约定全面而适当地履行其义务，若不履行将对其进行否定性评价。
本案中，华夏帽业公司侵害卡拉威公司知识产权后出具承诺书，约定“不再生产、销售侵犯卡拉威公司知识产权的产品，如违反协议内容愿意支付100万元”，此后华夏帽业公司违背其承诺，理应承担其可预见的法律责任。上述承诺是华夏帽业公司的真实意思表示，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也未违反法律、行政法规的强制性规定，故承诺书中关于华夏帽业公司侵权赔偿数额的约定合法有效。法院依据当事人事先约定的赔偿方法作为确定本案赔偿数额的根据，符合当事人预期的选择。
三、事先约定赔偿计算方法符合市场定价机制
由于知识产权属于经济竞争资源，本身具有市场价值，权利人因享有知识产权客体而通过市场运营来提升获取经济利益的竞争力，知识产权属于市场参与者获得经济效益的重要手段。[⑤]知识产权制度本身是市场经济的产物，对于知识产权价值的理解应更多放在市场关系中去理解。[⑥]知识产权在市场中得以量化的价值，是侵权损害赔偿的定价依据，应充分发挥市场在配置稀缺性知识产权资源中的主导作用，以市场条件为参照来确定侵权赔偿数额。双方当事人事先约定赔偿数额，是从市场交易的视域确定侵权赔偿的范围与数额，相较于事后司法定价，为高效率、低成本的市场定价机制。“有效率的经济组织是经济增长的关键”[⑦]，纵观世界经济发展史，有效率的经济制度方能生存，反之则终将被淘汰。
在当事人对于赔偿数额有事先约定的情形下，事先约定定价机制优于其他法定定价机制的合理化排序，其背后的判断逻辑就在于该定价机制的效率取向。双方作为市场中的理性经济人，通过自由协商方式事先对使用优质市场资源的行为进行定价。在不受外部环境制约的前提下，双方选择合作博弈方式，能够实现利益最大化，产生最大的社会效益，达到帕累托最优，不产生负外部性。法院通过司法裁判确认因市场行为产生的协商结果，即认可按照效率原则对当事人的经济资源进行合理配置。
本案中，卡拉威公司享有的商标权具有一定美誉度，在长期使用过程中产生知名度，其承载的商誉是市场主体参与市场竞争稀缺资源。华夏帽业公司作为相同行业的竞争者，为了获取市场竞争优势，攀附同行较高商誉，通过故意“搭便车”不正当竞争行为以增加自身的交易机会。双方于事前已就不当侵占他人稀缺知识产权资源行为的后果进行协商定价，法院在赔偿损失价值评价时对符合效率原则的市场定价应予以认可。
四、事先约定赔偿计算方法的制度价值
司法实践中引入事先约定计算方法顺应强化知识产权保护的现实需要，其制度价值体现为：在现有法定计算方法的基础上，引入事先约定计算方法能够简便、迅捷解决纠纷，免去权利人就实际损失、侵权获利所负的举证责任及法院计算繁复，让权利人获得预期，在主张权利时可以根据案情准确计算出赔偿数额，以弥补权利人的经济损失。不仅专利侵权纠纷及不正当竞争纠纷可采纳该计算方法，在各类知识产权纠纷案件中均有适用的空间，对完善知识产权多元化损害赔偿计算方法大有裨益。
（案例刊登于《人民司法》2021年第23期）
[①]吴汉东：“知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则”，载《中外法学》2016年第6期。
[②]曹新明：“我国知识产权侵权损害赔偿计算标准新设计”，载《现代法学》2019年第1期。
[③]张新宝：《中国侵权行为法》，中国社会科学出版社1998年版，第92页。
[④]李永军：《合同法》，中国人民大学出版社2020年版，第31页。
[⑤]蒋华胜：“知识产权惩罚性赔偿制度研究：立法检视与司法适用”，载《中国应用法学》2021年第1期。
[⑥]林广海：“市场价值视域下的知识产权侵权赔偿”，载《知识产权》2016年第5期。
[⑦][美] 道格拉斯·诺思、罗伯斯·托马斯：《西方世界的兴起》，厉以平、蔡磊译，北京华夏出版社1999年版，第7页。