外观设计专利侵权类案办案要件指南之诉辩主张的整理与固定
一
★原告诉请的审查★
（一）
原告主体资格的审查
专利权人和相关利害关系人均可以作为原告，向人民法院提起专利侵权诉讼。原告身份不同，对其主体资格审查的要求亦存在差异。
1.专利权人的审查
若原告主张其为专利权人，则需提交主体资格证明和《外观设计专利证书》。
【审查要点】
（1）原告提交的主体资格证明（营业执照复印件或者身份证复印件）应与专利证书上的专利权人相一致。
（2）被诉侵权行为应发生在专利权有效期内。
2.独占实施被许可人的审查
若原告主张其为外观设计专利的独占实施许可的被许可人，则需提交外观设计专利证书、专利实施许可合同以及专利实施许可合同备案证明等证据。
【审查要点】
（1）实施许可合同系原告与专利权人签订，许可方式应系独占许可。
（2）被诉侵权行为一般应发生在专利实施许可合同有效期内。
3.排他实施被许可人的审查
若原告主张其为涉案专利的排他实施许可的被许可人，则需提交外观设计专利证书、专利实施许可合同、专利实施许可合同备案证明以及专利权人不起诉的证据等。
【审查要点】
（1）实施许可合同系原告与专利权人签订，许可方式应系排他许可。
（2）被诉侵权行为一般应发生在专利实施许可合同有效期内。
（3）专利权人应就专利侵权行为不起诉或者授权原告提起诉讼。
【注意事项】
专利权人不起诉的证据包括：专利权人明示放弃起诉的说明、排他实施被许可人证明其已告知专利权人或者专利权人已知道有侵犯专利权行为发生而仍不起诉的证据。专利权人也可在专利实施许可合同中约定原告有权就专利侵权行为提起诉讼。
4.普通实施许可的被许可人的审查
若原告主张其为涉案专利的普通实施许可的被许可人，则需要提交外观设计专利证书、专利实施许可合同、专利实施许可合同备案证明、专利权人授权起诉等证据。
【审查要点】
（1）实施许可合同系原告与专利权人签订，许可方式应系普通许可。
（2）被诉侵权行为一般应发生在专利实施许可合同有效期内。
（3）专利权人应明确授权原告可就专利侵权行为提起诉讼。
【注意事项】
专利权人可在专利实施许可合同中约定原告有权就专利侵权行为提起诉讼。
5.其他情形下的原告主体资格的审查
若原告主张其为专利权的受让人、继承人，则需要审查原外观设计专利证书、原告取得专利权的证明等证据。
【审查要点】
（1）专利权转让，应提交专利权转让合同、载明专利权人变更的专利登记簿副本等证据。
（2）继承专利权的，应提交继承的证明材料等证据。
（二）
停止侵权的诉请审查
【审查要点】
1.明确停止侵权行为的类型，具体指制造、销售、许诺销售、进口行为的一种或者几种。
2.涉及两个以上被告的，则应进一步明确各被告分别停止的具体侵权行为类型。
3.明确被诉侵权产品的名称和型号。
【注意事项】
如果原告起诉时该外观设计专利已经过保护期，原告停止侵权的诉请则缺乏法律依据，可向其释明放弃该诉请。
（三）
赔偿损失的诉请审查
【审查要点】
1.明确赔偿损失的具体数额。
2.明确损失赔偿的计算方式，适用权利人的实际损失、侵权人的侵权获利、许可使用费的合理倍数还是法定赔偿。
3.明确损失赔偿计算方式所依据的事实和理由。例如，原告主张按照侵权人的侵权获利计算赔偿数额，则其主张的赔偿数额是如何计算的。
4.涉及两个以上被告的，应明确各被告间系连带赔偿还是分别赔偿，是全部连带还是部分连带。
【注意事项】
对于原告主张赔偿损失超过法定赔偿上限的，应要求其明确具体计算依据。
（四）
赔偿合理开支的诉请审查
合理开支是指权利人为制止被诉侵权行为所支付的开支。
【审查要点】
1.明确合理开支的总金额。
2.明确合理开支的内容及具体的金额，包括但不限于翻译费、公证费、律师费、代理费、差旅费、被诉侵权产品购买费等。
3.各项支出是否提供了相应的证据予以证明。
【注意事项】
诉讼费用负担由人民法院依职权确定，原告作为诉请提出的，应当予以释明。原告不予撤回的，不影响前述确定原则。
（五）
消除影响的诉请审查
【审查要点】
1.明确消除影响具体方式，如在网站消除影响还是在报刊上消除影响，具体的网站名、报刊名，消除影响的期间等。
2.原告主张消除影响的依据，是否对原告的商誉等造成影响，造成了何种影响等。
3.涉及两个以上被告的，明确消除影响的主体。
（六）
其他诉请的审查
1.销毁库存侵权产品的诉请审查
【审查要点】
（1）涉及两个以上被告的，明确要求销毁库存侵权产品的被告。
（2）是否有证据证明被告有库存侵权产品。
2.销毁专用模具、设备的诉请审查
【审查要点】
（1）涉及两个以上被告的，明确要求销毁专用模具、设备的被告。
（2）原告要求销毁的模具、设备是否为制造被诉侵权产品的专用模具、设备。
（3）原告是否有证据证明被告持有制造被诉侵权产品的专用模具、设备。
二
★被告抗辩的审查★
（一）
对权利主体的抗辩审查
【审查要点】
明确具体抗辩事由。如不是专利权人、缺少共同原告、没有获得实施许可、被许可人无权提起诉讼等。
（二）
对权利有效性的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括专利权已超过保护期、专利权已提前终止、专利权已被宣告无效、专利权不符合授权条件等。
2.明确抗辩所依据的证据。如专利权已提前终止的，应提交国家知识产权局专利权提前终止的通知；专利权已被宣告无效的，应提交国家知识产权局无效宣告请求审查决定书，或者是生效的行政判决书；专利权不符合授权条件的，应提交专利不符合授权条件的专利权评价报告等。
【注意事项】
如果被告以专利权不符合授权条件、应当被宣告无效进行抗辩的，应向其释明，无效宣告请求应当向国家知识产权局专利局复审和无效审理部提出。审理侵权诉讼的人民法院仅就与此相关的现有设计抗辩进行审理。
（三）
不落入专利权保护范围的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括被诉侵权产品与专利产品不属于相同或者相近种类产品，以及被诉侵权设计与授权外观设计不相同也不相近似。
2.明确抗辩所依据的证据。
（四）
未实施被诉侵权行为的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括原告没有证据证明被告实施了侵权行为，实施被诉侵权行为的主体并非被告，被告系经其他共有专利权人授权实施等。
2.明确抗辩所依据的证据。如以被诉侵权产品的采购合同主张未实施制造行为，提供其他共有专利权人的授权文件等。
（五）
抗辩权的审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括非生产经营目的抗辩、现有设计抗辩、抵触申请抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩等。
2.明确抗辩所依据的证据。如主张现有技术抗辩，应提供专利申请日前的现有设计文件，以及被诉侵权设计与现有设计的比对意见等；主张抵触申请抗辩的，应提供抵触申请文件以及被诉侵权设计与抵触申请设计的比对意见；主张权利用尽抗辩的，应提供被诉侵权产品合法来源于权利人的证据等；主张先用权抗辩的，应提供专利申请日前已经制造相同产品或者已经做好制造的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造的证据。
（六）
不承担停止侵权责任的抗辩审查
【审查要点】
1.明确基于国家利益、公共利益考量而不停止侵权的理由。
2.替代性支付合理费用的计算。
【注意事项】
外观设计专利侵权行为不包括使用侵权。
（七）
不承担赔偿责任的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括权利人不存在损失、侵权人不存在获利、合法来源抗辩、原告主张的赔偿金额过高等。
2.明确抗辩所依据的证据。如权利人不存在损失、侵权人不存在获利，应提交被诉侵权产品没有实际销售的证据；合法来源抗辩，应提交被诉侵权产品的进货凭证等；原告主张的赔偿金额过高，应提交被诉侵权产品销售数量、销售金额等证据。
（八）
不承担消除影响责任的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括不应当承担消除影响的民事责任，原告主张的消除影响方式不当等。
2.明确抗辩所依据的证据。如原告已提供证据证明其商誉受损，被告是否提供了相应的反证。
（九）
合理费用的抗辩审查
【审查要点】
1.明确具体抗辩事由。包括不应当承担合理费用，原告主张的合理费用过高等。
2.明确抗辩所依据的证据。如费用是否为本案所支出，费用支出是否具有合理性和必要性等。
（十）
超过诉讼时效期间的抗辩审查
根据《中华人民共和国民法典》第一百八十八条（《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条）规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年；诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。因此，权利人向人民法院请求保护外观设计专利权的诉讼时效期间为三年。同时，在先施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条规定，权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。根据该规定的立法原意，结合《中华人民共和国民法典》前述规定（《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条），该司法解释中的二年期间亦应相应调整为三年。
【审查要点】
1.知识产权请求权不适用时效抗辩，损害赔偿请求权适用时效抗辩。
2.是否存在诉讼时效中止或者中断情形。
3.即使权利人超过三年诉讼时效起诉，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算三年计算。
来源：中国上海司法智库