专利侵权风险分析（FTO）法律服务 | 观韬中茂

专利侵权风险分析（FTO）法律服务项目建议书北京观韬中茂律师事务所知识产权业务线二〇二一年九月一、专利侵权风险分析简介1.1 专利侵权风险分析（FTO）的概念简单而言，专利侵权风险分析报告就是针对被实施的技术做专利检索，依据相关专利法排查侵权的风险，从而给出具体建议的报告。专利侵权风险分析又称为自由实施（Freedom to Operate或FTO)分析，其本意是实施人对某技术可以自由地使用和开发，并将通过该技术生产的产品投入市场，而不会导致侵犯他人的专利权。FTO报告与一般的尽职调查不同，其自身至少具有以下特点：第一，FTO报告涉及法律判断，例如依据各国专利侵权判定原则对需要排查的技术进行侵权与否的判定；第二，FTO报告涉及不同领域的专业知识，因此需要有技术背景的专利律师按照专利法的相关规定进行权利要求保护范围的解释；第三，在专利侵权赔偿额的计算方式上需要具备会计、审计等财务基础知识，在侵权获利或者因侵权造成的损失等方面进行严谨的计算；第四，在判定有极大可能侵权的情况下，由以上团队人员密切配合，辅助客户对产品进行规避设计或作出无效程序的准备工作，降低产品上市导致的专利侵权风险。FTO的主要流程包括确定待分析产品风险点、对相关专利进行检索、明确专利权的保护范围、确定产品技术方案、进行技术特征比对以及提出规避设计或提起专利权无效宣告请求，上述各步骤均在下文予以充分展开，此处不做赘述。1.2 FTO的作用1.2.1 规避侵权风险FTO最基本的作用即在早期排查出所要实施的技术的专利侵权风险，在研发阶段即做规避设计，从而降低日后产品进入市场而被起诉的风险。因为一旦产品上市之后才发现具有侵权风险，往往会面临高额赔偿。此外，企业还有可能面临禁令，例如禁止将已生产出的产品继续销售、禁止继续生产制造被判定侵权的产品等，这会使公司前期的研发和产生的成本投入无法收回。若产品上市地区为海外市场（如美国），一旦因涉嫌专利侵权而被起诉，即使最终法院判决不侵权，高额的诉讼费用也需要由企业自身承担。1.2.2 排除故意侵权，降低赔偿费用若法院判决认定企业产品侵犯专利权，则面临赔偿问题。各个国家对恶意侵权的规定有所不同，但是对于很多国家来说，一旦被认定恶意侵权，赔偿额可能达到正常赔偿额的一至三倍，但是如果企业曾经做过专利排查，即有可能降低被判恶意侵权的风险。体现FTO报告对于降低赔偿额作用的典型国家是美国。在美国，企业要求知识产权律师出具专利侵权风险分析报告（FTO）的一个主要目的是避免被法院认定为故意侵权（WillfulInfringement）。若企业可以提供律师出具的企业所使用的技术不会侵犯他人专利权的FTO报告，则该报告可以被用来证明企业没有构成故意侵权。随着我国对知识产权的日益重视，配套的法律法规也日趋完善，尤其是在《民法典》第1185条、《专利法》2020年修正、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》等法律法规、司法解释陆续明确知识产权惩罚性赔偿后，企业对FTO的重视程度与日俱增。这是因为在中国知识产权司法审判中，法院会根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出判定，而侵权人是否构成故意侵权则是法院考量适用惩罚性赔偿的关键因素。若FTO报告的结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则即使该技术最终被认定侵权，法院适用惩罚性赔偿的概率也在一定程度上降低。1.2.3 了解竞争对手的专利布局，在未来竞争中取得优势在进行FTO的过程中，企业主要竞争对手的专利是检索和分析的重点。通过FTO报告的详实分析，可以了解竞争对手的专利布局，提前做好应对，以期在未来的竞争中占据优势。企业的应对策略包括与竞争对手进行错位布局，绕过其专利技术；或者提前在其布局领域进行专利堵截，迫使对方给予专利许可。1.2.4 为企业上市扫清障碍除了以上作用，FTO还可以为企业上市扫清障碍，如在证券交易所对该企业核心技术是否有竞争力持有疑问时，一份详尽的FTO报告可以有助于企业尽快通过审核；或者在竞争对手恶意提起诉讼阻挠上市时，一份详尽的FTO报告可以保证上市的顺利进行，下文将进行详细说明。1.3 FTO的时间节点FTO通常在以下时间节点进行，在不同时间节点，FTO的目的也不尽相同，主要的三个节点如下所示：产品开发立项之前或开发过程中该阶段进行自由实施尽职调查能够帮助客户了解相关领域的专利情况，给立项或者研发提供指导性的方向。越早进行自由实施尽职调查就能够给客户更多的选择余地以及主动性。当然，由于产品尚未成型，在这个阶段进行的FTO往往更倾向于绘制产品的基本模型，可能不会特别有针对性。这个阶段的FTO主要针对产品本身或者主要部件进行分析，目的在于提供给客户更多灵感以及规避侵权风险的设计思路。产品开发后期或临近产业化该阶段进行FTO主要用于帮助客户了解产品的产业化时间以及区域。由于产品已经成型，因此在这个阶段进行的FTO往往非常有针对性，即针对拟商业化的产品在拟商业化的区域内进行。值得强调的是，此处提及的产业化的时间以及区域恰恰与专利权的时间性和地域性密切相关。时间性：专利权是有期限的（主要国家的发明专利权的有效期是从申请日起的20年，但是美国专利的有效期非常复杂），在专利有效期之后，该专利就无法排除他人使用被专利权覆盖的技术方案，FTO能够帮助客户判断在哪个时间节点之后就可以自由实施技术方案。地域性：一般而言，在一个区域申请获得的专利权仅在该区域有效，在其它区域并没有排除他人实施的权利，因此有可能能够通过FTO找到专利权人没有布局的区域。值得注意的是，没有国际专利这个概念，通常提到的PCT仅仅是一个国际申请途径，PCT申请仍然需要进入指定国并得到指定国的专利主管部门的授权才能获得该国的专利权。与前一阶段不同，该阶段的FTO对产品具体零部件与相关专利的技术特征进行详细比对，目的是如果较大概率侵权，则对产品进行规避设计，从而保证在保留产品主要功能的前提下，降低专利侵权风险。融资并购或上市该阶段进行FTO主要用于帮助客户评估估值以及交易风险，以进行相应谈判和文件修改。通常是由投资方或者并购方主导。自由实施尽职调查对于对单一产品或技术依赖度非常高的企业（例如创新药企业）进行的融资或者并购尤为重要。此外，在上市过程中，FTO主要用于加快审核流程，有效应对竞争对手提起的恶意诉讼以及为即将到来的专利侵权诉讼做好准备。专利侵权诉讼近年来，随着发明专利授权数量的不断增长，随着国家知识产权局不断加大专利授权质量等措施的实施，因此专利侵权诉讼已经告别单兵作战、散兵游勇式的代理时代，逐渐进入依靠专利代理师、律师、财务等不同领域人员介入的团队合作时代。特别是在专利侵权判定过程中依靠专利法律知识结合不同技术领域的背景知识进行权利要求保护范围的解释工作，进而依据专利侵权判定原则进行专利侵权与否的判定成为至关重要的环节。因此在专利权人提起侵权诉讼的前期进行严格的专利侵权分析并出具专利侵权分析报告是保障专利侵权诉讼胜诉的重要条件之一。人民法院进行专利侵权诉讼的实体审理阶段，需要对专利侵权与否进行判定，而前提条件是需要根据本领域技术人员的知识水平对涉案专利的保护范围进行解释。在人民法院进行实体审查前，代理案件的律师团队按照法院的审理思路撰写专利侵权分析报告，进行前期预审并做到未雨绸缪，对充分保障当事人的合法权益至关重要。此外，在诉讼过程中，一份内容详实且切合庭审思路的专利侵权分析报告可以在很大程度上影响法官的“心证”过程，从而对判决结果的倾向性产生有利影响。即使最终的判决对被控侵权方不利，专利侵权分析报告也可以作为免除惩罚性赔偿的抗辩基础。因此，企业应如何选择开展FTO的时间点，就显得尤为重要：一方面，尽早开展FTO可以使企业尽早查明其欲实施的技术是否有侵犯他人在先知识产权的可能性。但是，由于FTO的范围仅限于授权专利和已经公开的专利申请（有时还包括现有技术，用于在诉讼中主张现有技术抗辩），通常企业从技术研发到投入产品生产需要一个漫长的过程，这就可能会导致企业在研发某技术时完成的FTO无法涵盖之后公开并且获得专利保护的新专利，使得产品在日后推向市场时侵犯他人最新的专利权，企业由此承担不必要的风险。另一方面，开发产品需要投入大量人力、财力，尤其在产品投入生产后，生产设备的成本可能会严重影响企业的现金流。若在邻近产业化之后才进行FTO，一旦报告的结论不理想，轻则需要对某些部件进行重新设计，重则需要重新配置整个生产线，由此造成的人力和财力损耗可能会拖垮整个企业。基于此，我们建议既不宜太早（如在产品立项之前），也不宜太晚（如在产品投产之后），我们建议客户在产品临近产业化时进行一次FTO，同时在准备上市前至少再进行一次补充FTO，以便将在此期间授权的专利以及公开的专利申请涵盖到我们的报告范围，同时这样也将用户的成本控制在最小。二、    FTO的工作步骤2.1 明确待调查的技术特征界定FTO的范围非常重要，范围过大会导致成本巨大，范围太小可能无法排查风险。因此，在做FTO前期，专业团队需要和企业深入沟通风险点，引导企业明确需求，从而正确筛选出需要调查的技术特征。以下分情形进行详细讨论：（1）产品/技术有大致技术方案，但未最终投产，还有改动的空间，怎么确定技术特征？这种情况下，企业不仅想了解目前已有的初步技术方案能不能做，有没有侵权风险，更想通过专利信息的检索和分析，了解到有哪些规避方案。因此，团队可以从技术的必要性、功能性、可替代性出发，将技术特征划分为必要的，可替代的，附加的等不同类别，以此扩大技术特征的广度。（2）预算有限，无法针对整个产品做FTO，如何做FTO性价比更高？一般来说，对一项产品做全面FTO是不切实际的，比如对机械领域产品的组件、连接方式、外观等，化学领域的原料、合成工艺、用途、复配产品、制剂等方方面面都做FTO，不仅耗时太长影响商业进展，而且大多数企业都难以支付高昂费用。这就需要专业团队进行前期调研，与企业研发人员进行深度沟通，挖掘出有用信息，最终给出专业建议。比如了解目标产品的核心零部件，和市面上产品相比目标产品的技术功效和如何实现这种技术功效，主要的竞争对手，外观的特殊设计，哪些零部件是通过采购获得等。通过技术调研对目标产品有更深入的掌握，从而在企业预算范围内给出合理建议。这一步非常有赖于团队与企业技术人员的沟通，因为只有产品的设计人员才知晓产品哪些特征与市面主流产品相似性较高，哪些特征侵权的可能性较大，这一步骤中的充分沟通也有利于后续在确认侵权可能性较大时，有针对性地提出规避建议。如在我方团队承办的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自动平衡车”FTO项目中，经过与技术人员的充分沟通，确定了研发人员的顾虑主要在于：齿轮箱和电机配合组成的行走部件，以及把手、摆动杆和感应器组成的转向控制机构两个方面。后续我方团队针对上述两项特征制定专门的检索策略，检索出69篇相关专利，经过进一步的筛查，确定侵权可能较大的9篇专利文献用于比对，由此给出规避设计思路，为客户节省了大量研发成本以及降低侵权风险，取得良好效果。由此可见，确定待调查的技术特征是FTO的基础，技术特征的选择会极大地影响FTO报告的价值，只有将这一步尽可能完善，才能使FTO真正有的放矢。2.2  确定产品上市地区，制定检索策略为了确定产品可能侵权的专利，需要根据上一步骤中待调查的技术特征形成相应的检索式，从而查找出相关度较高的专利。需要注意的是FTO检索区别于无效检索，其首次检索应尽可能囊括更大的范围，以防止疏漏。后续通过两次以上筛查筛选出用于侵权比对分析的专利。专利权的效力具有地域性，因此FTO的首要目的是针对上市目标地域出具FTO报告，并提出规避设计建议，以防范被控侵权的法律风险。然而，FTO的检索却不能仅局限于产品上市地区。检索其他地区的相关专利，有利于把握哪些技术属于现有技术（比如过期专利中包含的技术），从而为接下来在可能的侵权诉讼中主张现有技术抗辩提供支持。另一方面，在获得其它地区相关专利后，可以制作专利同族族谱图，分析该专利后续进入产品上市地区的可能性，或者依据各地区的审查意见答复和无效决定等确定该专利稳定性以及分析技术缺陷，为最终的规避建议和无效宣告请求打好基础。具体而言，检索的第一步需要先确定相关的检索要素，如表1所列。国家/地区按照委托方提供的各产品的预计销售地，确定检索范围专利法律状态筛选有效的授权专利竞争对手委托方确认的各主要竞争对手分类号根据委托方提供的产品类型，确定相关的IPC分类号，并将分类号限定至大类产品名称根据委托方提供的各产品的中英文名称进行筛选表1. FTO的检索要素在确定好检索要素（如产品名称和IPC分类号）以后，第二步根据所确定的检索要素进行初步检索，对检索到的专利文献的关键词和分类号进行统计分析，并随机抽样对相关专利文献进行人工阅读，提炼关键词、详细分类号。利用上述提取信息调整、完善检索策略。第三步根据完善后的检索策略进行全面检索，这一阶段中需要准确利用截词符和算符，依据调整过后的检索要素在国内外数据库中进行全面检索，并将检索结果导出。同时也需要注意，在全面检索阶段同样需要不断调整和完善检索策略。第四步对检索结果进行粗筛。粗筛通过浏览标题、摘要以及部分浏览全文的形式进行。粗筛的作用在于大致获取各专利文献的技术方案的关注点，也便于在细筛阶段时，确定对专利文献技术方案的精读方向。第五步对粗筛结果进行进一步细筛。这一步骤中需要对专利文献的说明、权利要求书进行精读，清楚明确地核实粗筛的筛选条件是否正确，并对不正确的条件进行修改和增删。举例说明，我方团队承办的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自动平衡车”FTO项目中，针对“行走部件”、“转向控制机构”进行检索，检索信息范围不仅限于中国，而是七国两组织（美、英、法、德、俄、日、瑞士、EPO、WIPO）及中国、澳大利亚等专利数据库（包括但不限于CNKI、CPRS、SIPOABS、CPRSABS、DWPI、WPI、EPODOC、NTXT、USTXT、WOTXT、EPTXT）。为了防止遗漏相关专利，团队双管齐下，以IPC（如B60K1/02;B60K1/00; B62K1/00; B62K11/00; B62K17/00; B62M7/12; B62D51/06）和关键词（如赛格威、思维车、智能车、代步车、SEGWAY、electricpersonal assistive mobility device (EPAMD)、humantransporter）共同进行检索，获得69篇相关专利，经过进一步筛选比对，获得相关度较高的共计9篇专利文献用于专利侵权判定。其中，针对9篇专利中两篇美国专利US6367817B1和US6302230B分别挖掘出28篇和25篇同族专利，根据所述同族专利制作引证族谱图，确定了所述两篇专利的覆盖范围不包括中国。2.3 侵权比对2.3.1 确定专利权的保护范围在进行侵权比对之前，应当首先确定专利权的保护范围。发明或者实用新型专利权的保护范围应当以权利要求记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。确定专利权保护范围时，应当对权利人作为权利依据所主张的相关权利要求进行解释。在解释的过程中，至少需要包括如下内容：· 调取发明专利的历史审查文档，进行禁止反悔原则的判断· 根据发明或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行内部解释· 根据发明或者实用新型专利所涉领域的公知常识性证据进行外部解释· 根据发明或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行捐献原则的解释· 根据外观设计专利的简要说明对涉案专利的用途进行解释，用以判断涉案外观设计专利与待分析产品的种类是否相同或者相近。确定专利权的保护范围时，为了防止专利权人根据等同原则无线扩张其权利，司法解释中规定了若干原则对其进行限制，如可预见原则、禁止反悔原则以及捐献原则等。实践中我们经常用到的就是禁止反悔原则和捐献原则，下面对其详细说明。禁止反悔原则规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条，即专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该原则主要为了防止专利权人两头得利，在专利侵权案件中，被控侵权人根据此原则对抗专利权人的等同侵权主张。捐献原则规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。例如，在XX电梯配件有限公司TKPXX1-0X开门机的FTO项目中，判断是否侵权的关键点在于如何界定电梯门以及如何界定上缘和下缘，我方团队根据《专利法实施细则》第20条的规定（即从属权利要求的保护范围小于独立权利要求）以及《专利审查指南》第二部分第二章3.1.2，倒推出电梯门不包含附件（56），并且根据说明书第6页14-15行确定悬挂件也不是门的一部分，由此最终确定门的上缘和下缘，其后运用“捐献原则”排除了“马达可以设置在电梯门的上缘至电梯吊舱的上缘之间的位置”的情况，由此得出待分析产品不侵犯ZL99814994.2的结论。再比如，在我方团队代理的BWE诉合肥XX科技集团有限公司的FTO项目中，涉案专利说明书记载了：履带牵引装置（未示出）可以定位成，与在连续挤压设备2上游的芯线导体8以及与在连续挤压设备2下游的护套相结合，以便进行设备的启动和停机。也就是说，涉案专利已经描述了牵引机所要解决的技术问题，即方便进行设备的启动和停机，其采用的技术手段是，定位成与在连续挤压设备2上游的芯线导体8以及与在连续挤压设备2下游的护套相结合，据此可以认定“牵引机”（履带牵引装置）与“致动装置”不同。同时由于说明书已经记载了“履带牵引装置”（牵引机）的存在这种技术方案，而该“履带牵引装置”却未被撰写到权利要求书中，由于捐献原则的限制，专利权人也不能将“履带牵引装置”作为主张等同原则的基础。此外，功能性特征的认定和解释对专利权保护范围的确定有较大影响，其在不同国家/地区的实践中也有区别，我们应着重注意。在中国法实践的授权、确权程序中，功能性特征的保护范围为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，而在侵权诉讼中功能性特征的保护范围限定为与说明书及附图记载的实现功能不可缺少的技术特征及其等同。在美国法实践中，功能性特征的保护范围限定为thecorresponding structure, material, or acts described in the specification andequivalents thereof。如在我方团队承办的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自动平衡车”FTO项目中，明确了系争专利US6367817B1在独立权利要求1中先后使用比如地面接触装置、一驱动装置、使用者输入控制器等均系功能性技术特征。据此，我们给出两种解决方案，一种是基于采用功能性技术特征的权利要求保护范围大，但其容易由于技术特征太少而陷入可被宣告无效的境地；另一种则是采用规避设计，即产品能够实现驱动装置开启但不能实现“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能实现“自平衡状态”。需要注意的是，某些专利中权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存在歧义，根据《侵犯专利权解释（二）》第四条的规定，若本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定。如在我方团队代理的浙江xx有限公司仿生手的项目中，权1中的技术特征“姿态信号感应模块，用以感应人体设定第二部位的姿态信号”存在歧义，在依据说明书对“人体设定第二部位”进行解释时发现，说明书附图1-3中存在“假肢本体”与“姿态信号感应模块”的连接，即“人体设定第二部位”包括人体健康部位和假肢本体，而根据说明书中多个具体实施例的记载，“人体设定第二部位”仅包括人体健康部位。对此，结合公知常识对“姿态信号”的理解，我方团队认为本领域技术人员可以得出唯一理解，即“人体设定第二部位”不包括“假肢本体”。2.3.2 确定待分析产品的技术方案在这一步骤中，首先应对待分析产品的技术资料信息进行搜集和整合，包括但不限于官网产品介绍、产品演示视频、产品说明书等资料。随后根据上述整合信息，对待分析产品的实际销售品进行实际演示操作，在加深技术方案理解的同时进一步确认实际产品与上述资料是否存在差异，因为在侵权诉讼当中，会以实际产品作为比对物，判断其是否落入专利权的保护范围。在执行完上述步骤之后，整理出产品的技术方案，用于后续侵权比对。2.3.3 将涉案专利与待分析产品进行比对在依据专利法对涉案专利权利要求的保护范围进行解释和确定后，需要进一步判断待分析产品（或方法）是否落入了涉案专利的保护范围。其基本方法就是将待分析产品与涉案专利权利要求的所有技术特征进行一一比对，如果构成相同或者等同则构成专利侵权的可能性较大；反之亦然。在判断是否侵权时，应该依据“全面覆盖原则”进行判定，判定方法为将涉案专利的权利要求所涉及的技术特征与待分析技术方案所涉及的相应技术特征进行对比。若待分析产品的技术特征完全覆盖涉案专利的技术特征，则判定待分析产品侵权。具体而言，被诉侵权技术方案包含了与权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征，属于相同侵权，即字面含义上的侵权。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此，按照侵权判定原则，如果不能认定相同侵权的话，应当考虑“等同侵权”是否成立。判定等同侵权要严格把握四要素论，即基本相同的手段，基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域技术人员显而易见。2.4 作出侵权比对结论基于所确定的专利权保护范围，将待分析产品技术方案与涉案专利权利要求的相应技术特征进行比对之后，根据“全面覆盖原则”，可以得出是否侵权的专业意见。要注意的是，FTO报告书中尽量避免给出绝对性结论，毕竟律师团队与审理法院合议庭的判断不尽相同，又由于专利侵权诉讼受到投入时间、财力、物力等多重因素的影响和制约，因此建议FTO报告书以专利侵权的可能性大小作为结论。针对此问题，我方团队做出的侵权报告以比例色柱的形式给出侵权发生的可能性大小。侵权可能性较小（1-30%）侵权可能性适中（31-60%）侵权可能性较大（61—100%）图1. 观韬中茂律师事务所专利侵权风险判定比例色柱如上图所示，蓝色区域表示待分析产品的侵权可能性较小（低于30%），此时产品可以放心上市，即使在上市后涉诉，法院最终判决不侵权的可能性较大；灰色区域表示待分析产品的侵权可能性适中（31-60%），此时有较大可能面临诉讼，建议公司提前做好应诉准备；红色区域表示侵权可能性较大（61-100%），此时建议公司立即对产品做出规避设计或对涉嫌侵权专利提起无效宣告请求。2.5  提出规避建议如果在上一个步骤中，将待分析产品与涉案专利权利要求进行比对后发现，涉案专利可能完全覆盖待分析产品的技术特征，构成专利侵权的可能性较大时，专利律师团队需要根据涉案专利权利要求保护范围的边界，参照捐献原则、禁止反悔原则等进行规避设计，以避免被控侵权人承担较高的赔偿额，帮助企业更好地节约成本以及降低侵权风险。如在我方团队承办的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自动平衡车”FTO项目中，权利要求1的一个技术特征为“所述旋转传感器装配在把手上”，根据说明书及其附图确定了“把手”的边界范围（即不包括杆或摆动杆16），由此确定规避设计方向为将旋转传感器装配在摆动杆或摆动杆底部。又如所述权利要求1的技术方案必须包含“可旋转的手柄”，因此只要涉案产品的“手柄”并非“可旋转的”，便不会落入US6581714B1专利的保护范围。这也是进行规避设计的另一个重要方向。三、为什么选择外部机构？首先，FTO是系统性工程，需要技术、法律、财务、外语等各方面知识的结合，企业内部的法务部门很难兼顾好以上所有方面。某一环节的疏漏都可能降低FTO报告的价值，比如在检索阶段遗漏了重要专利，从而导致产品完全落入了他人专利权的保护范围而不自知；又比如在将产品投入到国外市场时，由于对国外侵权比对原则的不熟悉，从而得出了产品未落入专利权保护范围的错误结论。其次，由于外部机构并不隶属于企业管辖，因此由外部机构进行FTO可以规避存在利害关系的风险。也就是说，由外部机构出具的FTO报告可信度更高，说服力更强。最后，外部机构的员工往往是来自不同技术领域的专家，因此更能发现该产品的风险点以及缺陷点，从而进行针对性的规避设计。被排查的技术预期可能进入美国市场的话，如果美国律师参与该FTO报告的出具，那么在日后的诉讼过程中，该报告更有说服力。我所即有美国执业资格的律师，可以根据您的需要参与FTO报告的出具。四、我们的优势4.1 对技术风险点的理解更准确FTO首先要确定本次报告所关注的技术特征，而在确定具体的技术特征之前，首先要确定产品的风险点（大致方向）。在与客户沟通确定具体风险点的过程中，通常会存在很多问题，诸如：· 客户参会人员对技术的理解较为片面，其意见仅供参考；· 客户提出的风险点较多，徒增律师工作量，成本较高；· 客户提供的风险点未经评估和核实，即实际该风险点专利较少、诉讼较少或竞争对手较少等。针对这方面的问题，我方团队从以下几个方面进行完善：·  与客户会议前提前获取该产品各个技术点的涉诉专利数量、专利申请总量等，并在此基础上与客户进行沟通，最终综合考量上述信息和客户意见，确定风险点；· 当风险点较多时，与客户商议对风险点进行优先级/重要性排列，以保证最终FTO报告的质量；·  确定产品进入国家；·  确定竞争对手（除客户提供的信息之外，还通过专利数量、新闻等渠道扩展客户的竞争对手，并与客户做最终确定）。如在我方团队承办的由XX公司委托的FTO项目中，首先确定产品输送的目的地是欧洲，而后根据竞争对手信息以及不同领域专利申请数量，将15种产品的风险点锁定在以下9个方面（如下图所示），后面根据风险点进行检索以及侵权比对。

图2. XX公司FTO报告9个风险点4.2 更详尽的专利检索4.2.1 更大的专利检索范围我方团队的多名律师同时也具有专利代理师资格，经历过正规的系统培训，熟悉各专利数据库以及各专利分类系统（如IPC、CPC、FI、F-Term等）。此外，我们的检索范围不仅限定在已授权专利中，还包括专利申请和现有技术。如在我方团队承办的由浙江XX科技股份有限公司委托的“自动平衡车”FTO项目中，检索到专利CN101172469A，待进行比对后，团队一致认为产品侵犯该专利权的可能性高，但是存在如下疑点：·  系争专利CN101172469A还处于“未授权状态”，经过实质审查程序后，有可能其权利要求或者说明书已经过大规模的修改；目前无法判断其具体的状态；· 另外，处于未授权状态的系争专利，在专利法的角度上来讲，即使“待分析技术方案”与系争专利CN101172469A所有的技术方案已经构成全面覆盖，也不构成侵权，因为作为权利基础的“专利权”还没有出现；·  即使系争专利CN101172469A授权文本与专利申请公开文本一致，从技术领域来讲，系争专利涉及一种动态侦测装置与影像辨识系统，是透过感测车辆的运动状态和周遭影像提供驾驶员的目的，也就是说该系争专利主要应用领域为“机动车驾驶”，而非“平衡车”。基于以上几点，我方团队认为该专利申请仅作为参考，即使其最终获得授权，产品侵犯该专利的可能性也不大。此外，在该项目中我方还检索出专利JP63-305082A，由于该专利已经超过专利保护期限，已经属于“失效专利”，因此若后续涉及侵权诉讼，可以以该专利作为现有技术抗辩的基础。4.2.2 详细分析所有同族专利如在“自动平衡车”FTO项目中，经过分析确定专利US6367817B1是“FTO项目”的重点，经进一步查询发现该专利具有25篇同族专利，主要涉及美国、日本、德国、澳大利亚、加拿大、奥地利、欧专局、世界知识产权组织、墨西哥、西班牙共10个国家（国际组织）。将所有同族专利信息汇总后，该专利的引证族谱图如下图所示。通过该引证族谱图可以进一步确定：“系争专利”不是“中国专利”，按照“专利地域性原则”，专利权的授予、保护、应用、诉讼等行为均是基于“国家主权”，也就是说美国授权专利在中国是不予保护的，当然中国授权专利在美国领土上也不会得到保护。在中国制造、销售、许诺销售、使用符合该专利技术特征的“待分析平衡车”的行为是合法的，系争专利的专利权人“DekaProducts Limited Partnership”也无权干涉。

图3. US6367817B1的同族族谱图4.3  更深刻的法律理解4.3.1 我们的法律背景不局限于国内我方团队的许多律师不仅拥有复合背景，许多更是拥有国外留学或者工作经历，除了中文，团队还可以用英文和其它小语种作为工作语言，部分律师更是熟知美国以及欧洲的整个专利法体系。如在我方团队代理的锐捷产品的FTO报告中，由于产品输送的目标市场是欧洲，这就需要我方团队能够利用欧洲的专利侵权判定准则来对产品侵权风险做出认定。在最后的报告中，我们根据欧洲专利公约（如何解释权利要求）以及欧洲专利公约释义（字面侵权原则、等同侵权原则）做出了详尽的FTO报告，获得了客户的一致认可。4.3.2 对抽象性原则具体应用许多律师在对权利要求进行解释时仅着眼于专利法的具体规定，而忽略了专利授权确权程序中审查档案、专利权人答复意见、修改过程文件等其他证据对确定专利保护范围的影响，缺乏对例如禁止反悔原则、捐献原则、功能性特征等限制专利等同范围的因素的深刻理解。这需要律师具有丰富的司法实践经验以及对前沿问题的敏感性，以及对最新判例的跟踪。如我们团队的李洪江律师在宁波XX电梯有限公司、合肥XX科技集团有限公司、浙江XX科技股份有限公司委托的三份FTO报告中，均以捐献原则对专利权利要求的保护范围进行限缩，从而很好地保护了委托方利益。在宁波XX电梯配件有限公司委托做出的FTO报告中，系争专利ZL99 8 14994.2权利要求1表述为：“该马达垂直设置在电梯门的下缘和上缘之间。”，根据对附属权利要求以及说明书的系统理解，将电梯门的“上缘”确定为图4附图标记18的最上端（也就是附图标记22的最下端）。而系争专利ZL99 8 14994.2说明书第6页第25-27行表述为：“……驱动马达也可设在前面上，电梯吊舱的上缘或顶板和下缘或地板之间的任何位置上……”，也就是说，说明书部分描述了“马达可以设置在电梯门的上缘至电梯吊舱的上缘之间的位置”，而权利要求书并没有主张，李洪江律师依据“捐献原则”将马达的安装位置仅限缩在“电梯门的下缘和上缘之间”，并据此做出待分析产品（马达设置在电梯门“上缘之上”）不侵权的结论。在合肥XX科技集团有限公司委托做出的FTO中，待分析产品是否侵权的焦点在于：专利中记载的“致动装置”与待分析产品的“牵引机”是否相同。根据涉案专利说明书所记载的要解决的技术问题、采用的技术手段以及达到的技术效果，可以得知“致动装置”至少具有以下三个特征：（1）致动装置安装在托架上；（2）致动装置在所述护套上施加力；（3）以在介于挤压腔室与所述辊子波纹成型机中间的护套的部分上提供恒定的、低数值的张力。同时根据对待分析产品的现场调查发现，涉案产品的“牵引机”与所述“致动装置”的区别技术特征仅在于：“致动装置”安装在托架上，“牵引机”安装在托架的上游。该区别技术特征无需本领域技术人员付出创造性来动即可获得，因此可以依据等同原则主张侵权。但是涉案专利说明书记载了：履带牵引装置（未示出）可以定位成，与在连续挤压设备2上游的芯线导体8以及与在连续挤压设备2下游的护套相结合，以便进行设备的启动和停机。也就是说，涉案专利已经描述了牵引机所要解决的技术问题，即以便进行设备的启动和停机，其采用的技术手段是，定位成与在连续挤压设备2上游的芯线导体8以及与在连续挤压设备2下游的护套相结合，据此可以认定“牵引机”（履带牵引装置）与“致动装置”不同。同时由于说明书已经记载了“履带牵引装置”（牵引机）的存在这种技术方案，而该“履带牵引装置”却未被撰写到权利要求书中，由于捐献原则的限制，专利权人也不能将“履带牵引装置”作为主张等同原则的基础。在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO报告中，首先根据说明书和附图可以确定不能将“把手”的概念扩大到“杆或者摆动杆”。说明书已经明确记载：旋转传感器可以装配于包括“把手”之外的任何“固定结构上”。但是US6581714B1专利权利要求书中仅将旋转传感器的位置限定在“把手”上，据此可以确定只要将旋转传感器装配在“把手”之外的技术方案都落在权利要求的保护范围之外，这为后续产品规避设计提供了关键思路。4.3.3 对专利本身的稳定性进行评估将待分析产品与检索到的专利进行比对后，发现侵权可能性极大，此时我们并不会仅仅给出结论，还会对该专利的稳定性进行分析，这一步也为后续的无效打好基础，尤其在规避设计成本较高且不易实现的情况下。在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO报告中，经比对发现待分析产品对专利CN201296337Y的侵权可能性较大，但是我方团队经过对以下两点因素的考量：（1）该专利为中国实用新型专利，没有经过实质审查，本身稳定性较差，较容易被无效；（2）该专利为个人申请的专利，在实际当中，个人诉企业专利侵权的几率极低。最终得出该专利可以不必重点考虑的结论。这为客户节约了大量成本。另一方面，在该报告的另一检索出的专利US6367817B1中，由于独权的技术特征“踏板”、“地面接触装置”、“驱动装置”等均采用功能性限定。对此，我方在报告中指出，采用功能性限定的权利要求的保护范围虽然更大，但是弊端也在于“技术特征不能太少（否则并将陷入“公开不充分”的可被宣告专利无效的境地）”，这也为后续的无效宣告打好基础。4.3.4 适用法律依据具有预见性FTO报告通常具有时效性，在FTO报告做出至使用FTO报告（如科创板上市提交上委会）期间，可能由于一些新颁布的法律或者司法解释导致侵权比对的具体规则发生变化，从而影响FTO结论的正确性。针对这种情况，我方团队在制作FTO报告过程中会考虑即将颁布的法律草案或法律意见稿，用以最大限度地延长FTO的时效。在浙江XX科技有限公司委托做出的FTO报告中，将涉嫌侵权产品“TKPXX1-0X”与涉案专利进行特征比对，发现并未公开特征2、3、4、5、7、8。然而这是由于TKPXX1-0X型中分门系统只是XX生产的用于电梯的零部件，所以仅仅以TKPXX1-0X型中分门系统为比对对象，当然缺少相应的技术特征。对此我方指出：虽然《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》没有规定“间接侵权”的条款，但在其《征求意见稿》第16条作了规定。另外在北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的通知第73—80条也对“间接侵权”做出了明确规定。间接侵权，是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权，但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利，发生直接的侵权行为，行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意，客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。对于一项产品专利而言，间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件。也就是说，如果XX生产、销售的涉嫌侵权产品“TKPXX1-0X型中分门系统”是专门用于“电梯”的零部件，并在其《安装使用说明书》中对“购买者”进行了明确、实际的安装方法教导，那么就存在认定间接侵权的可能性。由于“TKPXX1-0X型中分门系统”是专门用于专用于“电梯”的零部件，并且其《安装使用说明书》中对“购买者”进行了明确、实际的安装方法教导，因此应该将该中分门系统所用于的电梯与涉案专利进行比对，最终确定特征1-7均相同，争议焦点仅在于特征8。需要注意的是，2020年修正的《侵犯专利权解释二》第21条中对间接侵权的规定与上述规定并不完全相同，但是这并不能否定我们预见性地适用法律依据对FTO时效性所起到的有益效果。4.3.5 从整体评估法律风险《专利法》第11条第1款规定了，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第102条规定了，将侵犯发明或实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品的，应当认定属于对专利产品的使用。由此可以预见，仅仅对产品整体进行FTO并不能完全预防侵权风险，因为该产品的OEM厂商所提供的零件本身也可能涉嫌侵权。为了防止这种情况的发生，我方团队会对产品的主要零件（根据竞争对手的专利布局以及专利数量确定何为主要零件）也进行侵权分析，用以最大限度地节约客户成本。五、   成功案例简析为了方便客户理解我所FTO的整个流程，在此以浙江XX科技股份有限公司委托的关于“自动平衡车”的项目为例进行梳理。本项目的待分析对象为XX公司生产的“自平衡车”。XX公司提供的“样车（无电源、主控板等）”以及“平衡车补充技术方案报告”作为专利侵权分析的基础。经过我方团队对风险点的初步确定以及项目负责人李洪江律师与研发人员的充分沟通，最终确定了“焦点”技术特征为：齿轮箱和电机配合组成的行走部件，以及把手、摆动杆和感应器组成的转向控制机构。针对上述三个技术特征的检索过程如4.2节所述，我方最终选取9篇专利文献用于侵权比对，受篇幅影响，下文仅以待分析产品与US6302230B的侵权特征比对为例。在侵权比对之后，针对上述专利挖掘出28篇同族专利用于制作引证族谱图（如7.2.2节所示），确定了所述该专利的覆盖范围不包括中国。序号US6367817B1的独立权利要求1所涉及的技术特征待分析对象所涉及的相应技术特征判断结果备注1一种载人设备，该设备包括：一种能够载人的设备，该设备包括多个部件（后续表格一一列明）相同“待分析技术方案”在名称（平衡车）上的不同，不能影响其实质的技术主题。2a．承载包含使用者有效载荷的踏板；a．承载包含使用者有效载荷的踏板；相同“待分析技术方案”在名称（平衡车）上的不同，不能影响其实质的技术主题。3b．一地面接触装置，装配在踏板上，一地面接触装置（轮体），装配在踏板上，相同“待分析技术方案”的“轮体（2个）”是地面接触装置的下位概念，能够起到“与地面接触”的作用。4包括至少一个地面接触组件以及自定义的纵向平面；包括至少一个地面接触组件（车轮）以及自定义的纵向平面；相同“待分析技术方案”中车轮可视为系争专利中的“地面接触组件”；系争专利附图1、2描述了“双轮结构”，而附图8-15描述了“独轮结构”。另外关于“自定义的纵向平面” 是系争专利说明书中的概念，“在图1中……X轴和Z轴确定的平面被视为纵向平面”【参见说明书第9栏第55-61行及附图1】。“待分析技术方案”的假定X轴和Z轴也可以定义这样一个平面。5c．一驱动装置，与地面接触装置相连；c．一驱动装置，与地面接触装置相连；相同电源或者主控板均可以视为“驱动装置”（驱动装置是一上位概念）。“待分析技术方案”中由“电源、电机、主控板”组成的“驱动装置”驱动轮体，自然是与“地面接触装置”相连。6所述驱动装置、地面接触装置和有效载荷构成一不稳定系统，该系统在驱动装置未开启的情况下倾斜；所述驱动装置、地面接触装置和有效载荷构成一不稳定系统，该系统在驱动装置未开启的情况下倾斜；相同“待分析技术方案”中“包含人、驱动装置、轮体”在内的系统，自然是不稳定的；7当开启时，该驱动装置在工作状态下达到自平衡工作系统，该工作状态相对于驱动装置未开启的情况下至少在纵向平面倾斜也是不稳定的；当开启时，该驱动装置在工作状态下达到自平衡工作系统，该工作状态相对于驱动装置未开启的情况下至少在纵向平面倾斜也是不稳定的；相同待分析技术方案”在驱动装置工作时，虽然可以达到自平衡状态，但在纵平面上也是允许摆动的。假设：如果“待分析技术方案”能够实现驱动装置开启但不能实现“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能实现“自平衡状态”，是进行规避设计的重点。当然，此时该产品的功能有可能没有SEGWAY的先进，但这无非是一种“山寨或者变劣设计的”突破口。8d．使用者输入控制器，该控制信器接收使用者在某一具体倾斜度的情况下的信号指示，在该设备以某一速度运动的情况下。使用者输入控制器（传感器），该控制信器接收使用者在某一具体倾斜度的情况下的信号指示，在该设备以某一速度运动的情况下。相同“待分析技术方案”利用传感器接收使用者（人）的前后左右的倾斜进而实现拐弯、加速、减速等运动。但需要注意的是：如果“待分析技术方案”采用“第一、二微动开关”或者压力传感器替代“倾斜度感应器”，那么可以实现规避该系争专利的可能性。表2. US6367817B1与待分析产品特征比对表综上，经过将系争专利US6367817B1与“待分析技术方案”按照“全面覆盖原则”进行技术特征的对比后，可以断定，如果“待分析技术方案”按照目前的方案设计，其必然落入系争专利US6367817B1的保护范围，那么不能在美国、日本、德国、澳大利亚、加拿大、奥地利、欧专局、墨西哥、西班牙等国家进行生产、许诺销售、销售、使用等行为。理由如下：（1）“系争专利”不是“中国专利”：按照“专利地域性原则”，专利权的授予、保护、应用、诉讼等行为均是基于“国家主权”，也就是说美国授权专利在中国是不予被保护的，当然中国授权专利在美国领土上也不会得到保护。那么按照上述技术特征在中国制造“待分析平衡车”产品，以及进行销售、许诺销售、使用等行为是合法的，系争专利的专利权人“DekaProducts Limited Partnership”也无权干涉；（2）“系争专利”采用了“功能性限定 技术特征”的权利要求撰写方式，其保护范围需要进行特殊解释。系争专利US6367817B1在独立权利要求1中先后使用比如地面接触装置、一驱动装置、使用者输入控制器等并非“实际”而是“模糊”概念，此时需要根据说明书中对该装置的具体实施方式进行解释。从一方面而言，保护范围越大其规避难度就越大；但是该类专利的最大优点在于保护范围大，但其缺点也在于“技术特征不能太少（否则并将陷入“公开不充分”的可被宣告专利无效的境地）”，因此在做规避时能够抓住其“弱点或者软肋”还是可以实现“技术规避”的；（3）规避建议：假设：如果“待分析技术方案”能够实现驱动装置开启但不能实现“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能实现“自平衡状态”，是进行规避设计的重点。当然，此时该产品的功能有可能没有SEGWAY的先进，但这无非是一种“山寨或者变劣设计的”突破口。另外需要注意的是：如果“待分析技术方案”采用“第一、二微动开关”或者压力传感器替代“倾斜度感应器”，那么可以实现规避该系争专利的可能性。综上，本次FTO报告得出的最终分析结论为：·  客户参会人员无法准确描述技术风险点，其意见仅供参考；· “待分析技术方案”已经落入了系争专利US6367817B1（CA2375645、MXPA01012557、JP2003502002、AU766736等同族专利）独立权利要求1的保护范围，规避建议如下：如果“待分析技术方案”能够实现驱动装置开启但不能实现“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能实现“自平衡状态”，是进行规避设计的重点。当然，此时该产品的功能在先进性方面可能逊于SEGWAY，但这无非是一种“山寨或者变劣设计的”突破口。另外需要注意的是：如果“待分析技术方案”采用“第一、二微动开关”或者压力传感器替代“倾斜度感应器”，那么可以实现规避该系争专利的可能性；·  “待分析技术方案”没有侵犯系争专利US6302230B独立权利要求1的保护范围，建议如下：即为了提高“待分析平衡车”的安全性能，该平衡车可以采用“平衡极限监控器”、“警报器”以达到较高的安全系数；另外，在保证不构成专利侵权的情况下，还需要满足以下条件，即：“待分析技术方案”能够实现驱动装置开启但不能实现“自平衡”，只有“人”站立在上面后才能实现“自平衡状态”；·  经过侵权判定，专利分析小组认为：“待分析技术方案”的相应技术手段侵犯CN201165299Y、CN201296337Y、CN201432770Y、CN201228037Y等中国专利的可能性较大；·  关于US6408240B1专利，如果待分析对象采用的方案与前述分析的权利要求1中的方案一致，则基于全面覆盖原则，很可能落入其专利保护范围，侵权风险高；如果待分析对象至少不具备权利要求1中的某一特征，则不够成全面覆盖，侵权风险低。由于该专利权利要求本身存在漏洞，例如权利要求1、7中均存在不清楚的问题，可以作为无效宣告理由提起专利无效；· 关于US6789640B1专利，待分析技术方案主要需要考虑执行偏航控制过程中是否保持运送装置的平衡，以及如果是的话，是否在特征5上与涉案专利相同或者等同，从此方面来判断侵权风险的高低；· 关于US6581714B1专利，将“待分析技术方案”与涉案专利US6581714B1技术特征一一进行对比后，发现其不会落入US6581714B1专利的保护范围；· 关于CN101172469A专利申请，目前其还处于“未授权状态”，经过实质审查程序后，有可能其权利要求需经历大幅修改；目前无法判断其具体的状态，因此仅供贵司参考。据此，专利侵权判定分析小组一致得出以下结论：浙江XX科技股份有限公司生产的“自平衡车”及其“补充技术方案”侵犯系争专利US6367817B1（CA2375645、MXPA01012557、JP2003502002、AU766736等同族专利）、CN201165299Y、CN201296337Y、CN201432770Y、CN201228037Y的可能性较大。针对以上分析，我们提出最终的规避方案为：（1）行走部件：建议采用“电机、行星齿轮、轮体”相结合的方式；或者轮毂电机与圆盘状加速器相配合的技术方案；（2）转向机构：建议采用下述技术方案,①手柄固定；②将“旋转传感器”设置于“摆动杆”底部；③通过摆动杆的摆动实现“旋转传感器”接收“旋转信号”，进而实现“转向”，则不构成侵权。（3）安全性能：为了提高“待分析平衡车”的安全性能，该平衡车可以采用“平衡极限监控器”、“警报器”以达到较高的安全系数；（4）启动方式：无论电动机是否启动，只有“人”站立在踏板上后才能实现“自平衡状态”。（5）成本考虑：可以降低“安全系数”，即避免“平衡极限监控器”、“警报器”的使用。六、    FTO对科创板上市的有益作用6.1  FTO分析报告对科创板上市具有支撑作用企业在科创板上市期间，经常被问询到是否涉及专利侵权问题，有些企业甚至会遭到对手的专利狙击，例如发送律师函或直接提起侵权之诉。为了扫清上市过程中的这些障碍，一份由第三方机构出具的详尽FTO报告是不可或缺的。下面通过两个示例说明FTO报告对企业科创板上市起到的推动作用。6.1.1 科美诊断技术股份有限公司科美诊断是一家主要从事临床免疫化学发光诊断检测试剂和仪器的研发、生产和销售的高新技术企业，科美诊断产品为基于光激化学发光法的LiCA系列诊断试剂和基于酶促化学发光法的CC系列诊断试剂及仪器，主要应用于传染病（如乙肝丙肝、艾滋病、梅毒、甲肝、戊肝等）标志物、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等的检测。光激化学发光是一种利用抗原-抗体间特异性结合形成感光微球与发光微球相互接近的连接结构，进而实现单线态氧的传递，诱导光激发化学发光过程的“免分离”均相免疫分析方法，具有纳米、免洗、光激发等技术特点，创造性地解决了非均相免疫分析方法需要多步骤清洗可能引起的检测误差等问题。科美诊断经过多年的研发积累、发展和创新，已在国内率先建立了拥有自主知识产权的光激化学发光技术平台，并开发形成LiCA系列产品。酶促化学发光是利用酶作为标记物，并通过酶催化发光底物产生光信号的化学发光技术，科美诊断在国内较早从事酶促化学发光研究并开发形成CC系列产品。截至2020年7月31日，科美诊断及其子公司共拥有178项国内医疗器械注册证书，其中LiCA系列试剂产品注册证49项，CC系列试剂产品注册证58项，其它（主要为生化试剂）产品注册证71项。科美诊断化学发光检测试剂涉及传染病、肿瘤标志物、甲状腺激素、生殖内分泌激素、心肌标志物及炎症等领域，基本覆盖了国内化学发光检测临床使用量较大的主要检测项目。科美公司于2020年6月8日发布招股说明书，计划登陆科创板。招股说明书披露了，光激发化学发光技术是科美公司的核心技术。为了说明该核心技术不存在专利侵权风险，科美公司在招股说明书记载：发行人拥有的与光激化学发光技术相关的专利均已获得国家知识产权局审批和登记，发行人合法拥有该等专利权。根据北京观韬中茂律师事务所于2020年8月25日出具的《关于科美诊断技术股份有限公司LiCA®系列产品自由实施尽职调查（FTO）法律意见书》，截止2020年7月31日，科美诊断的LiCA系列产品（包括试剂产品和仪器产品）在中国大陆区域享有自由实施运作权，其技术方案没有落入现有任何第三方的中国有效专利权利要求的保护范围。截至本招股说明书签署日，发行人正在进行中的专利权诉讼纠纷均以发行人为原告，并无任何主体向发行人提出专利侵权之诉。同时，发行人并未向中国境外销售任何基于光激化学发光技术的产品。综上所述，发行人的光激化学发光技术不存在侵犯境内外其他已有专利的情形。针对招股说明书的该点，上交所进一步出具问询函，要求发行人（科美公司）说明：（4）结合发行人曾有及现有研发项目、专利发明、产品等进一步说明发行人是否存在侵权纠纷和风险针对该点，科美公司在2020年8月4日做出的补充法律意见书中做出如下答复：根据北京观韬中茂律师事务所于2020年7月21日出具的《关于科美诊断技术股份有限公司LiCAⓇ系列产品自由实施尽职调查（FTO）法律意见书》，截至2020年4月30日，科美诊断的LiCA®系列产品（包括试剂产品和仪器产品）在中国大陆区域享有自由实施运作权，其技术方案没有落入现有中国有效专利权利要求的保护范围。根据发行人的说明，并经本所律师在中国裁判文书网、人民法院公告网，以及国家知识产权局网站（http://cpquery.cnipa.gov.cn/）等公示途径进行的检索查询，截至本补充法律意见书出具之日，除本补充法律意见书问题30.6之第（二）项回复内容所述与成都爱兴的专利侵权纠纷外，发行人现有的产品、专利发明等知识产权不存在其他侵权纠纷。上交所最终采纳该意见书，科美公司得以顺利过会。通过该案例可以看出，科美公司在招股说明书以及第一次补充法律意见书中均以我方团队做出的FTO作为无侵权风险的依据，虽然其作为被告的以下侵权诉讼案件（见下表）仍在审理，但是因为并不涉及产品本身，且赔偿额较低，不会对发行人生产经营造成重大不利影响，基于以上两点，科美公司最终顺利通过审核并且上市。被告原告案由案号涉案金额（元）进展情况发行人及/或其子公司成都爱兴著作权权属、侵权纠纷（2020）京0108民初5102号100,000待开庭审理成都爱兴著作权权属、侵权纠纷（2020）京0108民初7692号131,040正在审理成都爱兴商业诋毁纠纷（2020）沪0115民初35644号10,050,000正在审理表3. 截至补充法律意见书数据之日，发行人作为被告的涉诉案件6.1.2  南京诺唯赞生物科技股份有限公司南京诺唯赞生物科技有限公司是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料进行技术研发和产品开发的生物科技企业，依托于自主建立的关键共性技术平台，先后进入了生物试剂、体外诊断业务领域，并正在进行抗体药物的研发，是国内少数同时具有自主可控上游技术开发能力和终端产品生产能力的研发创新型企业。报告期各期，公司营业收入总额分别为17,080.47万元、26,838.01万元及156,445.43万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为103.87万元、2,579.48万元及82,172.50万元，主营业务毛利率分别为84.78%、84.78%及91.55%。公司始终秉承创新，致力突破，坚持从技术源头开始研发，现拥有一支超过400人的研发团队，由分子生物学、酶学、免疫学、生物信息学、有机化学和材料学等多领域复合型研发人员组成。基于自主可控的关键共性技术平台，公司可以快速、高效、规模化地进行产品开发，现有200余种基因工程重组酶和1,000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，拥有500多个终端产品，可广泛应用于科学研究、高通量测序、体外诊断、医药及疫苗研发和动物检疫等领域。公司生物试剂产品是科研院校、高通量测序服务企业、分子诊断试剂生产企业、制药企业及CRO企业等下游客户在研发及生产环节中所需的原料和产品，部分产品在性能上达到国际先进水平，为国内的生物安全和供应链本地化提供了助力；同时，基于在开展生物试剂业务过程中形成的核心技术及关键原料储备，公司积极向下游应用领域进行业务拓展，已成功建立了较为丰富的POCT产品线。公司致力于以优质产品及专业服务满足客户在研发和生产中的需求，客户覆盖广泛。生物试剂客户涵盖北大、清华、中科院等1,000多所科研院校；华大基因、诺禾致源、贝瑞基因等700多家高通量测序服务企业；圣湘生物、艾德生物、凯普生物等 700多家分子诊断试剂生产企业以及药明康德、恒瑞医药、百济神州等200多家制药企业及CRO企业。此外，公司体外诊断试剂终端客户覆盖了2,200多家医院、第三方检验中心和体检机构等医疗机构，其中三级医院接近700家，为其提供心脑血管、炎症感染、优生优育、胃功能等8个系列的POCT诊断试剂及配套仪器。截至2020年12月31日，公司共拥有40项专利，其中发明专利23项，中国医疗器械注册证书67项，先后建立了江苏省工程研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地，承担了江苏省科技厅科技成果转化专项、江苏省工信厅重点领域共性技术攻关项目、江苏省发展和改革委核酸检测试剂和疫苗药物生产研发企业专项等多项省市重大专项和专项资金项目，荣获了江苏省科技小巨人企业、江苏省服务型制造示范培育企业和南京市培育独角兽等众多荣誉称号。根据首轮问询回复：（1）发行人生产和销售的一款基因测序系列生物试剂的部分技术方案被主张涉嫌侵犯Illumina在美国以及欧盟享有的专利权；（2）发行人已对目前生产及销售的产品是否存在侵犯第三方专利权的风险进行了全面排查，目前发现有一款POCT诊断试剂产品存在侵犯第三方专利权的风险。上述POCT诊断试剂的产品名称为“抗磷脂酶A2受体抗体IgG检测试剂盒”。在上交所的第二次问询函中，要求发行人对是否涉嫌侵犯他人专利进行进一步答复，问询函中的问题如下所述：（1）上述两款产品的所属类别、核心技术及应用领域，与相同或相似类别、技术路线产品相关专利的对比情况，发行人相同或相似类别、技术路线产品是否存在侵犯第三方专利权的风险；（2）各类别生物试剂及诊断试剂产品对应的核心技术、相关专利、专有技术及其权属、形成过程及发明人，并结合各发明人当前或曾经任职单位情况说明发行人专利是否涉及其他单位的职务成果，是否存在违反与曾经任职单位的竞业禁止、保密等协议约定的情况，是否存在权属纠纷；（3）发行人对目前生产及销售产品的知识产权保护措施及其有效性，对是否存在侵犯第三方专利权的风险进行全面排查的具体措施及其有效性。请保荐机构及发行人律师核查上述事项并发表意见，并就发行人主要产品相关技术来源是否清晰、是否存在权属纠纷、是否存在侵犯第三方专利权的风险发表明确意见。针对上述第1个问题，发行人在第二次补充法律意见书中做出回复，具体内容为：（1）基因测序系列生物试剂近期，发行人收到境外某基因测序行业企业委托境外律师出具的《律师函》，主张发行人生产和销售的一款基因测序系列生物试剂的部分技术方案涉嫌侵犯其在境外的专利权，要求发行人及相关经销商停止侵权行为。报告期内，上述《律师函》涉及的产品在相关境外国家或地区的销售收入金额较小，占发行人营业收入总额的比例较低。发行人与上述基因测序系列生物试剂相同或相似类别、技术路线产品不存在侵犯第三方专利权的风险。（2）POCT诊断试剂产品发行人已对目前生产及销售的产品是否存在侵犯第三方专利权的风险进行了全面排查，目前发现有一款POCT诊断试剂产品存在侵犯第三方专利权的风险。报告期内，上述POCT诊断试剂的销售金额较小、占发行人营业收入总额的比例较低。北京知元同创知识产权代理事务所（普通合伙）已出具《专利稳定性评价意见》，认为该第三方专利不符合《专利法》的相关规定，不具有稳定性，应当宣告无效。且目前该第三方专利已被提交宣告专利无效申请，国家知识产权局已于2020年10月30日出具受理通知书，准予受理无效宣告请求。发行人不存在其他与上述POCT诊断试剂产品相同或相似类别、技术路线产品。综上，除上述基因测序系列生物试剂和POCT诊断试剂产品之外，发行人相同或相似类别、技术路线产品不存在侵犯第三方专利权的风险。上述《专利稳定性评价意见》实质就是FTO报告中的一环，目的在于无效掉某一篇待分析产品可能侵犯的专利。此外，针对上述第3个问题，发行人指出：在产品研发过程中，发行人会进行该项目所涉及的知识产权信息、相关文献及其他公开信息检索，并进行知识产权风险评估，避免或降低知识产权侵权风险。在产品上市后，发行人会通过市场调查、客户回访、展会等渠道持续监控产品可能涉及他人知识产权的状况，并建立了对侵权主张、诉讼纠纷等的应急管理体系，以应对知识产权侵权风险。由此可以看出，诺唯赞公司在产品研发过程中均会进行FTO，只不过该FTO是由内部团队出具。但是如前文所述，内部出具的FTO报告因为存在利害关系而可信度不高，而且受限于内部知产团队的专业性，FTO报告的质量普遍不高。尽管如此，诺唯赞公司还是通过审核并上市，可见FTO报告对企业科创板上市起到的推动作用。6.2  专利侵权诉讼对科创板上市的不利影响2020年科创板终止上市的企业共41家，这些终止上市的企业中有20家涉及到知识产权问题，占比高达50%。20家终止上市企业涉及到的知识产权问题中，知识产权权属问题、与知识产权紧密结合的技术先进性信息披露、知识产权纠纷风险等成为被问询的核心点之一，其中因涉及专利侵权问题未能上市的公司比例为20％。其中，江苏微导纳米科技股份有限公司、桂林智深信息技术股份有限公司、贵州白山云科技股份有限公司、傲基科技股份有限公司均由于专利侵权问题在上市过程中折戟。如果上述四家企业在登陆科创板之前做好FTO尽调，就可以提前规避诉讼风险，或为后续的专利诉讼提前做好准备，如分析主要竞争对手的专利布局，根据其稳定性提前准备无效宣告材料。6.3  新的启示通常认为，专利侵权风险的主要应对手段包括专利无效、产品规避设计和收购专利/专利许可等。对于这些常规方式，本文不再赘述，在此只想讨论一种我方团队认为更具有战略意义也很有实际意义的应对策略——申请专利，形成可与对方相抗衡的专利组合，是最好的防御手段。特别是通过专利侵权分析，应当对竞争对手的技术路线和专利布局情况有了较为明确的了解，此时可以预测对方产品会采用的技术方案，并申请相关专利，这样提前埋伏的专利申请，可以有效阻击竞争对手的专利进攻。此外，当明确专利侵权风险之后，在做好专利无效、产品规避设计等其他应对工作的同时，也要同时开展专利侵权诉讼应对的准备工作。例如，形成完善的不侵权抗辩、现有技术抗辩意见、应对对方可能的侵权举证和损害赔偿的举证、准备反诉等。这再次表明专利侵权风险分析必须尽早实施，而且要持续地、周期性地进行，才可以有充裕的时间完成上述工作。综上所述，专业完备的FTO分析，既可以夯实公司的知识产权保护和管理工作，也可以在科创板上市过程中从容应对知识产权侵权诉讼。至少，一份早已由专业机构完成的知识产权侵权风险分析报告，相比在被诉时才临时准备的声明，会更加让上交所信服发行人已经做好了上市准备。观韬中茂律师事务所作为发行人律师，已经帮助多家企业完成科创板注册上市或提交注册、接受问询等工作，这些工作都由观韬中茂律师事务所公司证券部门和知识产权部门紧密合作完成。在知识产权业务领域，观韬中茂拥有强大的专业团队，从业律师具有机械、电子、化工、物理、生物工程等技术背景，多名律师同时具备专利代理师、仲裁员等从业资质。观韬中茂知识产权业务线坚持申请 维权 贯标=顾问的“三位一体”服务模式，团队规模不断壮大，依托观韬中茂全球26家分所优势，已拥有3位高级合伙人、22位合伙人以及69位律师，在专利、商标、著作权、不正当竞争、信息网络传播权、网络游戏、体育赛事、电竞直播等细分领域取得了可喜的成绩。业务线最大优势在于：以知识产权为核心，以资本市场为平台，IP部门与资本、公司、银行等部门无缝衔接，为客户提供全领域法律服务。本所提供的知识产权侵权分析服务，由律师直接参与专利、商标等的检索工作，团队成员具有丰富的专利审查、检索和知识产权诉讼经验，通过与公司证券团队的密切配合，可以保障法律与技术、商业的无缝衔接和相互匹配，更加契合科创板上市审核要求。观韬中茂期待能与更多的公司开展合作，帮助企业排查专利侵权风险，助力更多优秀的科技企业早日登录科创板。