最高院今天发布了一则案例，题目为“发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的保护”。裁判的要旨是“当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持”。在中国，发明的保护期限长，但需要进行实质审查，获得授权的过程复杂。实用新型的保护期限短，但不需要实质审查，能够快速授权。当企业急需要专利进行维权时，到底要申请发明还是申请实用新型就会成为难题。为了解决这个问题，法律规定可以进行一案两申请，即同样的技术方案在同一天既申请发明也申请实用新型，实用新型先授权后先使用，等到发明授权之后自动放弃实用新型。这样一举两得。实践中，对于那些既能申请实用新型又能发明的技术方案，很多企业都会选择“一案两申请”。因为这么做是比较划算的，先确保实用新型可以授权，然后冲击一下发明，发明能够授权就赚了10年的保护期，不能授权就用现在的实用新型，也无损失。但最高院今天公布的这个判例给这种做法泼了一盆冷水。涉及专利是专利号为ZL200920242493.4、名称为“绿化箱”的实用新型。专利权人起诉被告侵犯该实用新型，一审法院支持了专利权人，判决被告赔偿6万元。被告不服判决，二审上诉到最高院。“本案中，孙希贤同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙希贤发出第一次审查意见通知书。孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局作出的驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产权局已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙希贤也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙希贤就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的专利权评价报告也显示涉案专利权效力不稳定。在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以主张权利保护的实用新型专利如果有极大可能属于不应获得授权的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，不应对其予以保护。综合考虑上述情形，涉案专利不属于专利法保护的“合法权益”。”
这个判决非常有意思，至少两大亮点：
第一、明确提出“发明与实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上”。判决将实用新型的创造性与发明的创造性差异进行了量化，承认了在审查实践中的做法。实用新型与发明的创造性到底有什么差别，实践中很难说清楚，通常的做法是看对比文件的技术领域与数量。如果技术领域差别大或者对比文件超过三篇的时候，一般不用来评判实用新型的创造性，当然简单组合叠加的除外。最高院的判决等于明确了这种做法。
第二、判决了专利不可行权“unenforceable”。当一案两申请中的发明被驳回了，用的对比文件是相同领域的，对比文件低于两篇的，那么剩下的实用新型将可能无法行权。虽然不是直接无效，但法院已经不保护实用新型的权益，实用新型也就名存实亡了。这种情况在中国的专利实践中并不多见。
所以，这个判决对一案两申请的做法的影响还是比较大的，以后企业申请一案两申请就需要注意了，发明一旦驳回，而且驳回用的对比文件是相似技术领域，对比文件的数量少于两篇的，发明保不住，实用新型也就唇亡齿寒了，跟着也失去了意义。而实践中，发明被驳回用的对比文件的技术领域相差较远的或者对比文件超过三篇的比例并不高。这就意味着一案两申请中，发明一旦被驳回，实用新型大概率就没有什么实质意义。
