功能性特征的侵权判定 | 知识产权Insight第065期
说明书附图
案例：株式会社岛野与广东顺德顺泰智能运动器材有限公司侵害发明专利权纠纷案
案号：最高人民法院（2019）最高法民申5466号
来源：2019年中国法院50件典型知识产权案例
裁判文书摘录：
一、关于涉案专利的技术特征1.4
《中华人民共和国专利法》第五十九条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。'对于本案争议的“功能性特征'，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称解释（二））第八条规定：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被控侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被控侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。'
（一）技术特征1.4是否属于功能性特征
技术特征1.4为：“位置保持/释放机构，选择性地将上述缆线卡止体保持在多个保持位置中的任一个上。'该技术特征仅仅限定了位置保持/释放机构及其功能“选择性地将缆线卡止体保持在多个保持位置的任意一个'，没有限定位置保持/释放机构的具体结构等实现该功能的具体方式，本领域技术人员基于涉案专利说明书公开的内容以及本领域的公知常识，仅通过阅读权利要求1无法直接、明确地确定实现位置保持/释放机构及其功能的具体实施方式，因此，二审判决认定技术特征1.4为功能性特征并无不当。
（二）如何认定涉案专利说明书及附图记载的实现技术特征1.4的功能不可缺少的技术特征
本院认为，对于功能性特征，申请人在提出专利时应在说明书中清楚、完整地说明实现其“功能或者效果'的具体实施方式，以符合充分公开等要求。而且，引导、鼓励申请人公开与功能性特征相关的技术信息，特别是详细地公开优选的具体实施方式，亦有利于促进科学技术的传播和利用，促进科学技术进步。另一方面，在对功能性特征进行解释时，不能将说明书中记载的与其功能或者效果有关的技术特征均用于确定其保护范围，不适当地限制其保护范围，对权利人公开其具体实施方式带来负面影响，而应依据解释（二）第八条的规定，根据说明书中记载的实现该“功能或者效果'不可缺少的技术特征，确定功能性特征限定的保护范围，以维持权利人与社会公众的利益平衡。如果说明书中记载了多个与“功能或者效果'对应的具体结构、结构之间的相互关系等技术特征，并且这些技术特征彼此之间相互衔接、紧密配合，难以清晰无异议地确定哪些属于“不可缺少的技术特征'时，应由权利人对此进行充分说明或举证证明。
根据本院查明的事实，为实现技术特征1.4的功能，在第2实施方式中至少会涉及以下不可缺少的技术特征：（一）定位体154，包括多个定位齿162、进给齿164以及卡合孔154a；（二）定位爪156，包括第一爪部156a、限制突起156b、限制突起156c及卡合突起156d；（三）防转动爪157，包括第2爪部157a、限制部157b及释放凸轮部157c；（四）驱动部件139，包括第1臂部件170、第2臂部件171。从说明书附图12-21来看，这些部件之间及其组成部分之间具有紧密复杂的配合和衔接关系，环环相扣，各个技术特征之间不能孤立存在或者截然分开。
岛野公司认为，涉案专利说明书中实现技术特征1.4功能不可缺少的部件是定位体154及其定位齿162、定位爪156及其第1爪部156a、防转动爪157及其第2爪部157a。除此之外，定位爪156的1对限制突起156b、156c及卡合突起156d、防转动爪157的限制部157b及释放凸轮部157c，以及第2臂部件171的三个动作部171a、171b、171c则是实现多级释放的部件，不属于实现技术特征1.4的保持/释放功能不可缺少的技术特征。本院认为，技术特征1.4的功能为“选择性地将上述缆线卡止体保持在多个保持位置中的任一个上'，其中的“多个保持位置中的任一个上'表明，权利要求1中的变速操作既包括再审申请人主张的多级释放，也包括逐级释放。再审申请人没有举证证明或者充分说明仅根据其主张的不可缺少的技术特征，就能够实现技术特征1.4的功能，因此，对于再审申请人的主张，本院不予支持。
（三）被控侵权产品是否落入技术特征1.4限定的保护范围。
根据解释（二）第八条的规定，要认定被控侵权技术方案落入功能性特征限定的保护范围，构成要件之一为被控侵权技术方案的相应技术特征实现与功能性特征相同的功能，达到相同的效果。如果功能性特征限定的功能包括多个方面，而被控侵权技术方案中的相应技术特征仅能实现其中的一部分，不能实现该功能性特征限定的全部功能的，则二者的功能存在实质性差异，不应认定构成侵权。
本案中，技术特征1.4的功能为在自行车变速时能够“选择性地将缆线卡止体保持在多个保持位置的任意一个'，其至少同时具备两种功能，即不仅包括一次操作实现多级释放，也包括一次操作实现单级释放。岛野公司在本院询问时亦明确认可，第2实施方式中的1-3级释放为多级释放。而根据一、二审法院查明的事实，被控侵权产品的一次操作仅能实现单级释放，并不具备多级释放的功能。因此，被控侵权产品中相应技术特征实现的功能与技术特征1.4的功能存在明显差异，不属于解释（二）第八条规定的“相同的功能'的情形，没有落入权利要求1的保护范围。
技术特征19.3与技术特征1.4相同，故被控侵权产品也没有落入权利要求19的保护范围，本院不再赘述。
二、关于权利要求18中的技术特征18.2
技术特征18.2限定：“上述位置保持／释放机构具有具备多个定位齿的定位体、以及在与上述定位齿卡合的卡合位置和不与上述定位齿卡合的释放位置之间沿着平行于上述第1平面的平面移动的定位爪，选择性地将上述缆线卡止体保持在多个保持位置中的任一个上'。在技术特征1.4的基础上，其进一步限定了技术特征“具有具备多个定位齿的定位体、以及在与上述定位齿卡合的卡合位置和不与上述定位齿卡合的释放位置之间沿着平行于上述第1平面的平面移动的定位爪'。
本院认为，对于功能性特征，如果在该特征中仍然是用其他以功能或者效果表述的技术特征进行进一步限定，而不是以能够实现其功能的结构、配合关系等具体实施方式来限定，使得本领域技术人员仅通过阅读权利要求仍然无法直接、明确地确定实现该功能性特征的具体实施方式的，则其整体上仍然属于功能性特征。
本案中，根据涉案专利说明书及附图，定位体154的具体结构包括多个定位齿162、进给齿164以及卡合孔154a；定位爪的具体结构包括第1爪部156a、限制突起156b、限制突起156c以及卡合突起156d。而且，要实现技术特征18.2“选择性地将上述缆线卡止体保持在多个保持位置中的任一个上'的功能，至少涉及前文已经论述的定位体154、定位爪156、防转动爪157、驱动部件139四个方面的部件（每一个部件还有具体的结构），以及各个部件之间的配合关系。综上，在涉案专利所属的技术领域中，技术特征18.2中的定位齿、定位体、定位爪仍然属于以功能、效果限定的技术特征。本领域技术人员结合本领域的公知常识，仅通过阅读权利要求18仍然无法直接、明确地确定定位体、定位爪的具体实施方式，也不能确定足以实现技术特征18.2的功能的具体实施方式，因此技术特征18.2整体上仍然属于功能性特征。
基于与前述技术特征1.4相同的理由，被控侵权产品也没有落入权利要求18的保护范围。
综上，技术特征1.4（技术特征19.3）、技术特征18.2均属于功能性特征。被控侵权产品中的相应技术特征实现的功能与技术特征1.4（技术特征19.3）、技术特征18.2的功能不同，没有落入权利要求1、18、19的保护范围。岛野公司的再审申请理由缺乏事实依据，本院不予以支持。
（审理法官：杜微科 张玲玲 吴蓉）
案例简评：
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