对等同侵权的限制 | 专利侵权诉讼一点通#29
《专利侵权诉讼一点通》 第三章 专利侵权的判定
作者：郝政宇
第六节 对等同侵权的其他限制
除了第四节介绍的禁止反悔原则、第五节介绍的捐献原则，实务中还应当考虑其他对等同侵权的限制情形。
一、 数值特征的等同限制
（一）概述
权利要求中的数值特征是较为特殊的一种特征，与文字特征的模糊性、多义性不同，数值特征的含义往往更加精确、固定。也正因如此，基于权利要求的公示性和对公众信赖利益的保护，一般认为应当对权利要求的数值特征的等同予以更加严格的要求。
《专利侵权司法解释二》第12条规定，权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用，此时该数值特征就不得再适用等同原则。该规定中“特别强调该用语对技术特征的限定作用”，是指权利要求中的“至少”“不超过”等用语并非属于表示数字范围的习惯性表述，而是在说明书中明确强调其特殊含义，例如，必须不超过某数值，如果超过该数值就难以保证技术效果等。只有在这种情形之下，数值特征才不能适用等同原则。
实务中，法院对于数值特征的等同，确实持有更加严苛的态度。例如，《北高专利侵权判定指南》第57条规定：权利要求采用数值范围特征的，权利人主张与其不同的数值特征属于等同特征的，一般不予支持。但该不同的数值特征属于申请日后出现的技术内容的除外。权利要求采用“至少”、“不超过”等用语对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的严格限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，不予支持。实用新型专利权利要求中具有数值特征，权利人主张被诉侵权技术方案相应数值特征为等同特征的，不予支持，但该不同的数值特征属于申请日后出现的技术内容的除外。
上述规定，对数值范围特征与数值特征进行了进一步区分。对于数值范围特征，一般不适用等同。对于发明专利的数值特征，与司法解释的规定一致，认为只有数值特征具有特别限定作用时，不能适用等同；对于实用新型专利的数值特征，一般不适用等同。
需要说明的是，虽然对数值特征的等同应当持比较严格的态度，但是，并不表示对数值特征一律不可以适用等同。一种观点认为，专利权人在撰写专利时，既然写入了准确的数值特征，就表明其放弃了其他数值范围的技术方案。如果专利权人可以预见其他数值也可以实现本发明，但却没有进行保护，就不应当支持专利权人通过适用等同原则把其他数值再纳入到保护范围之内。这种观点其实非常具有争议，会给专利权人带来过重的撰写责任。实际上，大部分技术领域 其实都难以确定一个绝对的临界点，在该临界点之外发明就无法实施。因此，专利权人在权利要求中限定某个数值特征，或者数值范围，往往只是选择一个较优的实施范围，其并不表明完全放弃了对该数值之外的保护范围。而且在实际的侵权比对时，因为存在一定的测量误差，使得绝对的比对数值是否完全一致不具有可操作性。所以，对数值特征的等同适用，仍然应该回归“等同侵权”判定的基本方法，按照“三个基本相同，一个容易想到”的方式进行判断。例如，权利要求中限定某成分为50-100克，而被诉侵权产品中该成分为105克，如果说明书中并没有完全排除超过100克的技术方案，而且该成分为105克也可以实现基本相同的功能和效果，则该特征仍然有可能被认为构成等同特征。但是，如果说明书中明确限定了该成分不能超过100克，否则技术功能或者效果会产生很大变化，或者技术功能和效果是未知的，此时就不适宜认定该特征构成等同的特征。
（二）相关指导案例
案例：大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷提审案
案号：(2005)民三提字第1号
案情简介：涉案专利是名称为“混凝土薄壁筒体构件”的实用新型专利权，专利权人为王本森，专利号为ZL98231113.3。
涉案专利的权利要求书为（用斜体和下划线表示争议特征）:
一种混凝土薄壁筒体构件，它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成，其特征在于所述筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。同样，所述筒管以至少二层以上的玻璃纤维布筒叠套而成，各层玻璃纤维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。
2002年初，仁达厂发现新益公司生产与专利相类似的产品并投入市场。该产品的主要技术特征为:筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，封闭筒管两端的筒底亦由水泥无机胶凝材料构成，其中没有玻璃纤维布。与涉案专利相比，新益公司的被控侵权产品的筒管部分少一层玻璃纤维布，筒底部分没有玻璃纤维布。
裁判文书摘录：
二、被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布是否属于与专利相应技术特征的等同特征。
首先，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时，明确使用了“至少二层以上”这种界限非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。应当认为，本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则，就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”，导致专利权保护范围不合理的扩大，有损社会公众的利益。其次，本案专利中玻璃纤维布层数的不同，不能简单地认为只是数量的差别，而是对于筒体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。筒管部分含有“至少二层以上”玻璃纤维布，在增强抗压能力、减轻楼层重量、增加内腔容积方面达到的技术效果应优于筒管部分仅含“一层”玻璃纤维布的效果。应当认为，仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以上”玻璃纤维布基本相同的效果，故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征等同的特征，更不是相同特征。因此，被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。
（审理法官：王永昌 郃中林 李剑）
案例简评：
如果该案仅依赖说明书记载的与权利要求一致的“至少二层以上”玻璃纤维布筒，就认为说明书明确排除了其他数值的特征，这样的尺度是非常严苛的。但是，本案更为关键的分析还在于对于一层玻璃纤维布筒与“至少二层以上”玻璃纤维布筒的技术效果的分析，认为两者的技术效果不属于“基本相同”，因此两者不构成等同。一层与两层玻璃纤维布筒，两者其实相差了一倍，两者不构成基本相同的手段和基本相同的技术效果，这样的分析是合理的。可见，对于数值特征的等同认定，还是应回归等同特征的基本判断方法。
二、 明确排除规则
（一）概述
《北高专利侵权判定指南》第59条规定，被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案，或者属于背景技术中的技术方案，权利人主张构成等同侵权的，不予支持。这通常被称为明确排除规则。专利权人明确排除的技术方案或者不能实现发明目的的方案，显然不应当属于专利的保护范围。明确排除的形式有多种，例如，通过说明书具体实施方式的描述予以排除，也可以通过背景技术记载的现有技术予以排除。还有一种特殊的形式，即权利要求撰写为封闭式权利要求，实质排除了还包括权利要求记载的组成部分之外的其他组成部分的技术方案。以下通过案例进行说明。
（二）相关指导案例
案例一：山西振东泰盛制药有限公司等与胡小泉侵犯发明专利权纠纷再审案
案号：（2012）民提字第10号
裁判要旨：封闭式权利要求侵权判定中等同原则的适用
专利权人选择封闭式权利要求表明其明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外，不宜再通过适用等同原则将其重新纳入保护范围。
案情简介：涉案专利是名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”的发明专利，专利号为ZL200410024515.1。涉案专利有两项权利要求,其中权利要求2为：
2. 一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂,其特征是:由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,二者的重量比为100毫克比32毫克。
裁判文书摘录：
（三）被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求2的保护范围
本案中被诉侵权产品的有效成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁，该成分及其配比均与涉案专利权利要求2相同，但被诉侵权产品在制备过程中加入了两种辅料，即精氨酸和碳酸氢钠。其中，与涉案专利产品制备过程中加入的氢氧化钠类似，作为pH调节剂的碳酸氢钠在最终产物中被中和，但作为稳定剂的精氨酸仍然存在于最终产物中。对此，双方当事人亦认可被诉侵权产品中存在精氨酸。根据《药剂辅料大全》、《药用辅料应用技术》的记载，医药领域中的辅料多种多样，精氨酸为其中的一种，一般用作药物制剂中的稳定剂。泰盛公司在制备被诉侵权产品的过程中按照一定的比例将精氨酸添加入药物制剂，精氨酸并非通常意义上的杂质。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条的规定，人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。涉案专利权利要求2明确记载其要求保护的组合物发明由三磷酸腺苷二钠和氯化镁两种组分组成，因此，除了三磷酸腺苷二钠和氯化镁两种组分之外，其没有其他组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的含量存在。被诉侵权产品中添加了辅料精氨酸，无论这种辅料是否是现有技术中已知的常规辅料，其并非与三磷酸腺苷二钠和氯化镁相伴随的常规杂质。被诉侵权产品除了含有涉案专利权利要求2中的三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外，还含有精氨酸。因此，被诉侵权产品未落入涉案专利权利要求2的保护范围。泰盛公司、特利尔分公司的行为未侵犯涉案专利权。原再审判决认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求2的保护范围错误，本院予以纠正。
胡小泉辩称，被诉侵权产品添加了无关紧要的辅料，与涉案专利构成等同。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条和《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条的规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。根据上述规定，所谓等同，是指被诉侵权技术方案中的技术特征与专利权利要求中记载的对应技术特征之间的等同，而不是指被诉侵权技术方案与专利权利要求所要求保护的技术方案之间的整体等同；同时，等同原则的适用不允许忽略专利权利要求中记载的任何技术特征。之所以在专利侵权判定中发展出等同原则，是考虑到事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式，因此对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展，将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权，以保护专利权人的合法权益，维护整个专利制度的作用。然而，在权利要求中采用“由……组成”的封闭式表达方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，明确将其他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外。本案中，涉案专利权利要求2属于封闭式权利要求，其本身使用的措词已经将三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外的组分排除在专利权保护范围之外。如果通过等同原则，将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围，认定被诉侵权产品与权利要求2构成整体等同，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不符合司法解释中有关技术特征等同的规定。因此，对于胡小泉关于等同的相关主张，本院不予支持。
（审理法官：金克胜 郎贵梅 杜微科）
案例简评：
封闭式权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，其主要应用在化学领域，表明除权利要求仅由限定的几种组分组成，除此之外不应含有任何其他组分。因而，专利权人既然选择采用封闭式权利要求的撰写方式，就意味着其明确排除了其他组分。因而，当被诉侵权产品中还包括其他组分时，就不会落入权利要求的保护范围之内，既不构成相同侵权，也不构成等同侵权。
案例二：北京市捷瑞特弹性阻尼体技术研究中心与北京金自天和缓冲技术有限公司、王菡夏侵害实用新型专利权纠纷申请再审案
案号：(2013)民申字第1146号
裁判要旨：采用与权利要求限定的技术手段相反的技术方案是否构成等同侵权
被诉侵权技术方案的技术手段与权利要求明确限定的技术手段相反，技术效果亦相反，且不能实现发明目的的，不构成等同侵权。
案情简介：涉案专利说明书记载:'本实用新型的目的在于提供一种当缓冲器受到冲击载荷后,可迅速缓冲能吸收大部分撞击能量,有效的保护了设备,然后缓慢稳定地回复,免予弹跳保护了设备,有效降低了噪音的一种快进慢出型弹性阻尼体缓冲器。''为了实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案来实现的:......沿活塞(3)圆周部位设置有单向限流装置(32),压缩行程时单向限流装置(32)打开,回复行程时单向限流装置(32)关闭'。'由于采用了上述技术方案本实用新型具有以下优点和效果......2、本实用新型能承受较大的冲击载荷,承撞头快进慢出,外载荷撤消后自动回复,无需增设回弹装置,有效的保护了设备和降低了噪声。'
三、 可预见原则
（审理法官：周翔 钱小红 郎贵梅）
四、 实务建议
在权利要求中写入数值特征，要更加慎重，最好在从属权利要求中才引入数值特征，以体现出数值特征仅表示优选的实施方式，而非明确排除其他数值特征。同时，在说明书中也应有类似的表述，如果在说明书中明确记载其他数值特征不能实现发明目的，则很可能会导致对该数值特征不能适用等同原则。 如果采用封闭式权利要求的撰写方式，则应当认为明确排除了除权利要求中的组成部分的其他组成部分，其他组成部分不应当被认定为等同特征。 如果在本专利说明书中明确排除某技术方案，或者明确说明某技术方案不能实现发明目的，则意味着此类技术方案不应纳入专利保护范围，自然也不能主张构成等同。 目前司法解释并未明确规定“可预见原则”，专利权人难以用文字概括或表达所有可以实现本发明的方式，正是引入等同侵权的原因，而“可预见原则”与此存在矛盾。因此，主张“可预见原则”应当慎重。