先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定 | 知识产权Insight第074期

知识产权Insight第074期
本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)摘要之10,涉及先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定。
本案与第073期介绍的案例相同,涉案专利为名称为“电机壳为焊接件的小型电潜水泵'、专利号为ZL200910025263.7的的发明专利,权利要求1请求保护一种电机壳为焊接件的小型电潜水泵,但是其特征仅在于潜水泵的电机壳,即所述的电机壳(7)主体为圆钢管,其上端与上端环(7-1)焊接,下端与下端环(7-2)焊接;所述的上端环(7-1)、下端环(7-2)均为圆形环;所述的下端环(7-2)内孔设置卡簧(9)。
涉案专利附图
涉案专利说明书“背景技术'[0002]段记载:“目前使用的小型电潜水泵,其电机壳为铸铁件,电机壳壁厚大,重量重,用料多,制造成本高,冬季容易冻裂,而且铸铁件还容易产生气孔、砂眼等铸造缺陷,致使潜水泵的使用寿命低。'[0003]段记载:“为了解决上述技术问题,本发明提供了一种电机壳为焊接件的小型电潜水泵,其电机壳由圆钢管及上、下端环焊接而成,内径与原设计铸铁件电机壳相对应的内径相近。'[0004]段记载:“本发明是通过如下技术方案实现的:一种电机壳为焊接件小型电潜水泵,其电泵由四段组成,包括:导叶体、进水段、上轴承座和电机壳;其中导叶体、进水段、上轴承座三段仍保持原来的设计不变。'
本案被诉侵权人基于其QT(J)D145-04A电机壳图纸提出先用权抗辩,但是,该图纸仅为电机壳图纸,而非潜水泵的图纸。
在第073期中介绍,最高法院二审已经认可了被诉侵权人依据QT(J)D145-04A电机壳图纸提出的现有技术抗辩。
本案另外一个争议焦点为:被诉侵权人采用潜水泵的电机壳图纸是否可以作为潜水泵专利的先用权抗辩?

案例:王业慈、徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷二审案
案号:最高人民法院(2019)最高法知民终89号
来源:最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)
裁判要旨:先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定
设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据,在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下,可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸,为生产被诉侵权产品做好了必要准备,其先用权抗辩成立。

裁判文书摘录:  

4. 关于依据华盛公司QT(J)D145-04A电机壳图纸提出的现有技术抗辩
  对于依据华盛公司QT(J)D145-04A电机壳图纸真实性提出的现有技术抗辩,王业慈不认可该图纸的真实性及形成时间,其虽对鉴定报告及纵某某的证言真实性提出质疑,但并未提交相反的证据。本院认为,该图纸有原件可供核对,其内容符合机械制图一般标准和要求,结合南京师范大学司法鉴定中心的司法鉴定意见书、纵某某的证人证言以及本案二审程序中华盛公司提交的华盛公司2009年2月生产的潜水泵实物,可以认定该图纸的真实性。该图纸记载的形成时间为2008年10月,早于涉案专利申请日2009年2月27日。
  如前所述,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。对于企业生产产品的图纸而言,因记载有产品的技术方案,具有相应的商业价值,通常不会对外界公开,因此仅凭图纸记载的日期不足以证明该图纸在涉案专利申请日前已处于为公众所知的状态。本案中,华盛公司主张华盛公司委托案外人俊祥机械厂根据QT(J)D145-04A电机壳图纸试生产并销售了电机壳产品,且提交了相关证据予以证明。本院认为,华盛公司委托俊祥机械厂试生产的环节是否导致QT(J)D145-04A电机壳图纸作为载体的技术方案处于公众所能获知的状态是本案的关键。对此,可以综合考虑下述事实:首先,俊祥机械厂证明华盛公司于2008年11月委托其加工QT(J)D145-04A电机壳图纸产品,并且华盛公司二审程序中提交了生产日期为2009年2月的潜水泵产品。作为潜水泵零部件的电机壳通常早于整机的生产日期,因此在王业慈未提交相反证据的情况下,本院对前述委托加工的事实及时间予以确认。其次,在案证据不能证明俊祥机械厂对该图纸承载的技术方案负有协议约定的保密义务。同时,需要注意的是,圣龙公司出具的证言陈述了其电机壳产品技术方案的来源,其系从俊祥机械厂刘某家获得的加工废的电机壳后测绘图纸进而生产。该事实进一步表明俊祥机械厂针对华盛公司委托加工生产的电机壳产品未采取保密措施。委托加工的电机壳产品在2008年11月即已经处于公众可以观察到乃至可以获得的状态。最后,本案中,华盛公司的QT(J)D145-04A电机壳图纸产品技术内容为圆钢管焊接上、下端环,下端环中设置卡簧槽,技术方案非常直观,本领域技术人员无须对电机壳产品拆开或破坏,单纯从产品外观即可得到电机壳图纸的全部技术方案。因此,结合在案证据,特别是涉案专利申请日前至少已有华盛公司和圣龙公司两个生产厂商已经生产出具有相同技术特征的电机壳的事实,可以认定涉案专利申请日前,在俊祥机械厂受托加工过程中,华盛公司QT(J)D145-04A电机壳图纸所承载的技术方案已经处于为公众所知的状态,构成涉案专利申请日前的现有技术。
  根据涉案专利说明书记载,涉案专利系通过圆钢管与上、下端环焊接形成的电机壳替代铸铁件电机壳,以解决铸铁件电机壳制造成本高、冬季容易冻裂以及容易产生气孔、沙眼等缺陷致使潜水泵使用寿命低的技术问题。涉案专利说明书多次强调,除电机壳之外的导叶体、进水段、上轴承座仍保持原来的设计不变。由此可知,涉案专利技术方案非常特殊,其技术方案的电机壳部分系涉案专利强调的唯一发明点,其余部分均为潜水泵的已有通用部件。电机壳产品作为潜水泵零部件,必然需要与其他部件相结合形成潜水泵产品。如前所述,华盛公司的QT(J)D145-04A图纸所承载的电机壳相关技术方案在涉案专利申请日前已经公开,构成现有技术。且该图纸中电机壳产品技术特征与涉案专利中电机壳、被诉侵权产品中电机壳相关技术特征均相同。故考虑到本案专利技术方案的特殊性,在涉案专利除电机壳部分之外的其余技术特征属于通用部件的情况下,可以认为华盛公司的QT(J)D145-04A图纸电机壳部分的现有技术与潜水泵通用部分的现有技术必然结合形成作为潜水泵整体的现有技术。本案被诉侵权产品技术方案的全部技术特征与由上述潜水泵所呈现的整体现有技术方案的相应技术特征相同,华盛公司实施的是现有技术。因此,华盛公司关于该项现有技术抗辩成立。王业慈相关主张缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
(三)关于华盛公司的先用权抗辩是否成立的问题
  根据专利法第六十九条第(二)项的规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定:“已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备。'该条第三款规定:“专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。'
  前已述及,涉案专利技术方案非常特殊,其技术方案的电机壳部分系涉案专利强调的唯一发明点,其余部分均为潜水泵的已有通用部件。电机壳产品作为潜水泵零部件,必然需要与其他部件相结合形成潜水泵产品。根据本案查明的事实,在涉案专利申请日前华盛公司已经制作完成QT(J)D145-04A电机壳图纸,王业慈亦认可该图纸与涉案专利电机壳相关技术特征一致。机械制造领域中设计图纸是生产过程中加工、检验的依据。在华盛公司已经设计出电机壳图纸且其他部件为潜水泵通用部件的情况下,可以认定华盛公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸,进而已经为生产被诉侵权产品做好必要的准备。本案中,没有证据证明华盛公司超出了申请日前的生产用途及生产规模。故华盛公司的先用权抗辩成立,本院予以支持。

(审理法官:朱理 傅蕾 张晓阳)

案例简评:
在专利申请日前完成设计图纸、工艺文件,可以认为已经作好制造、使用的必要准备,即可以采用设计图纸、工艺文件作为先用权抗辩的证据。但是,本案给出以下采用设计图纸、工艺文件进行先用权抗辩的启示:
1. 如何证明设计图纸、工艺文件的真实性和制作日期?
可以采用设计图纸、工艺文件的原件、司法鉴定意见、证人证言以及产品实物,形成证据链,证明设计图纸、工艺文件的真实性。设计图纸、工艺文件上标注的制作日期一般被认定为制作完成日期。
2. 如何证明已经完成了“主要”设计图纸、工艺文件?
专利保护的往往是完整的产品或工艺流程,而被诉侵权人设计的图纸往往只是产品的部件,设计的工艺文件往往只是部分工艺。根据司法解释,只有完成实施专利的主要技术图纸或者工艺文件,才可以构成先用权抗辩。
除了从技术本身证明技术图纸或者工艺文件为技术方案的核心部分之外,本案给出了一种特殊情形,即在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下,可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸,为生产被诉侵权产品做好了必要准备,其先用权抗辩成立。
但是,需要注意的是,所述关键部件的认定存在一定的主观性,本案的特殊之处在于涉案专利的说明书明确记载了其“发明点”,否则,如何认定何谓“关键部件”,仍然可能引发争议。
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