浅议专利侵权纠纷中的禁止反悔原则与“明确否定”情形
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：罗闻 黄永杰 中国贸促会专利商标事务所
IPRdaily导读：禁止反悔原则和“明确否定”情形能够使专利申请人或专利权人更多地将精力集中于发明创造相比现有技术的实质性改进，有助于提高专利申请的含金量。本文浅议禁止反悔原则和“明确否定”情形，理清两者之间的关系，以期有助于专利实践。
禁止反悔原则是人民法院在审理专利侵权案件中确定专利权保护范围时采用的一项原则，主要是对专利权人在主张等同侵权时进行限制，以平衡专利权人与社会公众之间的利益。在专利授权和确权程序当中，专利申请人和专利权人经常为了获得专利权和维持专利权有效，倾向于极力陈述某些技术特征对于权利要求创造性的贡献，或强调权利要求与现有技术存在显著不同，而在专利侵权程序中，专利权人又变更口径，要求适用等同侵权，扩大专利权的保护范围。禁止反悔原则就是从诚实信用出发，对专利权人这种前后矛盾行为加以限制，但在法律实践中还应当注意“明确否定”的情形，以避免过度适用禁止反悔原则。本文浅议禁止反悔原则和“明确否定”情形，理清两者之间的关系，以期有助于专利实践。
一、相关法律依据
关于禁止反悔原则，2010年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（一）》第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
关于“明确否定”，2016年4月1日起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”
此外，北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第四十五条指出：“适用禁止反悔原则应当符合以下条件：（1）专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；（2）限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。”
从以上内容看到，“禁止反悔”的对象是专利权人，是禁止专利权人在专利侵权程序中，对于曾经在专利授权确权程序中作出的对于授权或确权有利的修改或陈述予以反悔。“明确否定”的主体是国家知识产权局或人民法院，指的是在专利授权确权程序中，国家知识产权局或人民法院明确否定了如下的情形：专利申请人或专利权人能够通过某种修改或陈述而导致授权或专利权维持有效。
需要指出，在专利授权确权程序中专利申请人和专利权人通过限缩而放弃的技术方案，在专利侵权程序中并非都适用禁止反悔原则。如果在专利授权确权程序中，国家知识产权局或人民法院明确指出专利申请人和专利权人的“放弃技术方案”的行为不足以克服文件中原来存在的实质性缺陷，也就是说，如果明确专利权的获得或维持有效并不是由于这一“放弃行为”导致的，那么该“放弃行为”在专利侵权程序中就不应适用禁止反悔原则。
二、对相关法律的理解
人民法院审理专利侵权案件需要准确认定专利权的保护范围，在运用等同侵权原则扩张专利权保护范围的同时，也需要适用禁止反悔原则对这种扩张加以限制。在出现过度适用禁止反悔原则的趋势时，最高院又出台规定了“明确否定”的情形，作为适用禁止反悔原则的例外，对于过度适用加以限制。
专利申请人或专利权人在专利授权确权程序和专利侵权程序中对于保护范围的需求是不一致的。在专利授权确权程序中，为了使得权利要求相比现有技术具备新颖性创造性，专利申请人或专利权人容易倾向于通过修改或者陈述缩小保护范围，以获得专利授权或维持专利权有效。然而，在专利侵权程序中，为了将被诉侵权技术方案纳入保护范围内，专利权人更倾向于主张适用等同侵权，尽量扩大保护范围。禁止反悔原则就是出于公平性角度，为了平衡专利权人和社会公众的利益，针对专利权人在以上程序中采取的矛盾行为而做出的规定。“明确否定”情形则对于过度适用禁止反悔原则加以限制，保护专利权人的利益。
如果专利权人在专利授权确权程序中通过限缩放弃部分技术方案而缩小了保护范围，并且得到国家知识产权局或人民法院认可，借此规避现有技术而获得了专利授权或维持专利权有效，而在专利侵权程序中为了使保护范围覆盖被控侵权技术方案而试图利用等同侵权原则将原来放弃的技术方案重新划入保护范围，那么这对于社会公众而言是不公平的，损害了社会公众的信赖利益。专利权人通过放弃技术方案获得了专利权，获得了利益，那么这些技术方案就不该被重新纳入保护范围内。
然而，如果专利权人在专利授权确权程序中通过限缩放弃了部分技术方案，但被国家知识产权局或人民法院明确否定，未能通过这一“放弃”而获得专利授权或维持专利权有效，那么专利权人并未从这一“放弃”中获得利益。在这种情况下，如果以专利权人的这一“放弃”为由主张专利权人放弃的技术方案不能适用等同侵权，那么对专利权人也是不公平的。
三、具体案例
下面通过名称为“鲨鱼鳍式天线”的涉案专利200710019425.7的授权、确权和侵权程序，分析禁止反悔原则和“明确否定”情形的关系。在涉案专利的授权和确权程序中，最接近的现有技术均为对比文件1（CN1841843A）。
涉案专利授权公告的权利要求1如下：
“一种鲨鱼鳍式天线，其特征在于具有天线外壳，天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，无线电接收天线一端设有天线信号输出端，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连，天线外壳底部装有安装底板;所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部;在天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，所述无线电接收天线采用螺旋状弹簧天线、或金属天线，增加了天线接收无线电信号的有效长度，实现360度全向性信号接收;所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”。
涉案专利中主要相关的技术特征为：
a．“天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接，或直接与同轴电缆匹配相连”；
b．“所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”；
c．“所述无线电接收天线为AM/FM共用天线”。
在专利授权程序中，审查员在第一、二次审查意见通知书中均指出以上特征a和b是权利要求1相对于对比文件1的区别特征，涉及信号输出连接方式以及在天线外壳内侧上部的安装方式。虽然对比文件1采用的信号输出连接方式和安装方式与权利要求1不同，但是特征a、b均属于本领域的公知常识或常用技术手段，因而权利要求1不具备创造性。对此，专利权人在答复第一次审查意见通知书时进行了争辩，而在答复第二次审查意见通知书时加入了特征c，随后获得了授权。
在专利无效程序中，专利权人仍然认为特征a、b与现有技术存在不同。在第25637号无效决定中，国家知识产权局认定涉案专利具有创造性，相关理由为，现有技术将AM天线和FM天线作分离式设计的技术手段与涉案专利“无线电接收天线为AM/FM共用天线”的技术手段是相背离的，也就是说，国家知识产权局认为权利要求1因特征c而具有创造性。在该无效决定中，国家知识产权局虽然认为特征a、b是权利要求1相比对比文件1而言的区别特征，但对特征a、b对于创造性的贡献未做具体评述。
在专利侵权程序中，被诉侵权人认为，被诉侵权产品的技术方案与涉案专利不同，采用的信号输出连接方式和安装方式是现有技术CN1841843A中的技术方案，也即专利权人在专利授权和确权程序中放弃的技术方案。根据禁止反悔原则，此时不能再依据等同侵权将被诉侵权产品的技术方案再纳入涉案专利权保护范围之内。
本案的二审法院江苏省高级人民法院认为，由于在专利无效程序中国家知识产权局未评述特征a、b对创造性的贡献，故而不满足“明确否定”的条件。根据禁止反悔原则，对于专利权人在无效程序中已经放弃的技术方案，在侵权程序中不能再以等同侵权纳入专利权利要求的保护范围[1]，因此被诉侵权行为不成立。
最高人民法院在民事裁定中指出，“由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人做出的陈述是否被'明确否定’，应当对专利授权和确权程序技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案做出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。根据本案的上述相关事实，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征a、b的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征a、b做出的限缩性陈述。本案侵权判定不应适用禁止反悔原则。本案二审法院脱离涉案专利获得授权的具体审查事实，忽略专利权人的意见陈述已在实质审查程序被'明确否定’的事实，……进而得出了适用禁止反悔原则的错误结论”[2]。据此，最高人民法院指令江苏省高级人民法院再审本案。
在以上案例中，尽管专利权人在专利授权和确权程序中陈述了区别特征a、b相比现有技术具有实质性区别，然而专利权人的陈述在专利授权程序中并未被国家知识产权局认可，区别特征a、b仍被国家知识产权局视为公知常识或常用技术手段，属于在专利授权程序中“明确否定”的情形。根据最高人民法院的民事裁定书，在判断是否属于“明确否定”的情形时，应当对专利授权和确权程序的所有审查进行综合判断，而不应单看授权或确权某一程序。当专利权人的陈述与国家知识产权局的观点在专利授权和确权程序中相悖，属于“明确否定”的情形时，在专利侵权程序中，也不应再以专利权人的“放弃”为理由而适用禁止反悔原则。
四、实践启示
通过以上案例和分析可以看到，专利申请人或专利权人在专利授权和确权程序中放弃部分技术方案的行为，在专利侵权程序中很可能因禁止反悔原则而对专利权人不利。虽然“明确否定”情形对过度适用禁止反悔原则加以限制，但是由于“明确否定”情形的生效需要满足一定条件，即，需要得到国家知识产权局或人民法院的“明确否定”，所以专利申请人或专利权人在专利授权和确权程序中对限缩修改或解释而产生“放弃行为”仍然需要仔细斟酌。在专利授权和确权程序中，有些专利申请人或专利权人及专利代理师可能习惯对每个区别特征“据理力争”，即使修改了权利要求，仍然要对某些区别特征对创造性的贡献做出争辩，以增加专利授权或专利权维持有效的可能性。这样的争辩貌似尽职尽责、合乎情理，但在综合考虑到侵权程序的情况下，可能未必妥当。在专利授权和确权程序中，如果权利要求已经包含使之具有创造性的其他技术特征，那么国家知识产权局在专利授权或维持专利权有效时，对于专利申请人或专利权人通过限缩修改或解释而放弃的那部分技术方案往往不会做出评述，因而并不满足“明确否定”的条件，专利权人想要在专利侵权程序中利用“明确否定”将放弃的技术方案纳入专利保护范围也并不容易。
我们来看看下面的举例说明。
假设在专利授权程序中，申请文件的独立权利要求1相比对比文件1的区别特征是“螺接固定”，对比文件1中的对应特征是“粘接固定”。审查员发出第一次审查意见通知书，指出以上区别特征是公知常识，权利要求1不具备创造性。
针对该第一次审查意见通知书，如果专利申请人的答复方式不当，那么可能会产生不良的后果。
示例1：申请人在答复时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。
示例2：申请人在答复时声称“螺接固定”不同于“粘接固定”，可以带来意料不到的技术效果，同时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。
示例3：申请人在答复时声称“螺接固定”不同于“粘接固定”，有意料不到的技术效果，未修改权利要求1。审查员不认可申请人的争辩，发出第二次审查意见通知书。申请人在答复第二次审查意见通知书时在权利要求1中加入新的技术特征A，获得授权。
看上去这三个示例中授权后权利要求1的保护范围的差异并不大，然而它们还是存在明显区别的。我们假设被控侵权的技术方案与授权后权利要求1的区别仅在于被控侵权技术方案采用的是“粘接固定”，看看这三个示例会获得什么样的结果。
对于示例1，根据等同侵权原则，被控侵权的技术方案很可能落入专利权保护范围。
对于示例2，由于申请人答复时争辩声称“螺接固定”不同于“粘接固定”且具有意料不到的技术效果，容易被认为是放弃了“粘接固定”的技术方案，而审查员未明确否定这种争辩不能克服创造性缺陷，所以根据禁止反悔原则，可能难以将“粘接固定”视为“螺接固定”的等同技术特征，被控侵权技术方案很可能不落入专利权保护范围。
对于示例3，由于审查员对申请人的“放弃”进行了“明确否定”，满足“明确否定”情形的条件，被控侵权技术方案很可能落入专利权保护范围。
由此可见，在专利授权和确权程序中，专利申请人或专利权人对于创造性缺陷应当着眼于申请文件或专利文件相比现有技术的实质性改进，针对重要的发明点进行争辩或者修改，而对于容易落入公知常识或常用技术手段范围内的区别特征，不宜做出无谓的争辩，因为这样的争辩不仅对于获得稳定的专利权没有帮助，还可能适得其反，导致在今后的专利侵权程序中使自己陷入不利的境地。对于每个区别特征“据理力争”，并非是体现“责任心和勤勉度”的好习惯，从节省审查资源、提高专利价值的角度来看，对于容易落入公知常识或常用技术手段范围内的区别特征进行争辩也是无益的，甚至是埋下隐患的。
综上所述，禁止反悔原则和“明确否定”情形能够使专利申请人或专利权人更多地将精力集中于发明创造相比现有技术的实质性改进，有助于提高专利申请的含金量。从专利申请人或专利权人及专利代理师的角度来看，充分理解禁止反悔原则和“明确否定”情形之间的关系，对于专利实践工作也具有重要意义。
参考文献：
[1]江苏高院（2016）苏民终161号民事判决书
[2]最高人民法院（2017）最高法民申1826号民事裁定书