证明商标的商标侵权应以是否容易导致公众对商品特定品质产生误认为判断标准
案件要旨
我国《商标法》允许将地理标志作为集体商标或证明商标注册，证明商标的商标侵权应当以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认作为判断标准，不能以被控侵权行为是否容易导致相关公众对商品来源产生混淆作为判断标准。
案情简介
2005年11月23日，舟山市水产流通与加工协会申请注册第5020381号“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”证明商标（即涉案商标），核定使用商品为第29类带鱼（非活的）、带鱼片。2008年11月20日，该商标获得初步审定公告，同时《“舟山带鱼”证明商标使用管理规则》（简称《管理规则》）获得公告。按照《管理规则》的规定：“舟山带鱼”是经注册的证明商标，用于证明“舟山带鱼”的品质。使用“舟山带鱼”证明商标的产品的生产地域范围为中华人民共和国浙江省舟山渔场特定生产区域，具体分布在北纬29度30分到北纬31度，东经125度以西；舟山渔场地域平均水温17℃－19℃，盐度12.02到29.10，适宜各种鱼类生长，为舟山带鱼原产地。使用“舟山带鱼”证明商标的产品的品质特征：外观上体延长，侧扁，呈带状；背腹缘几近平行，肛门部稍宽大；尾向后渐细，成鞭状；头窄长，侧扁，前端尖突；头侧视三角形倾斜，背视宽平；吻尖长；眼中大，高位，位于头的前半部；鼻孔小，位于眼的前方；口大、平直；体银白色，背鳍上半部及胸鳍淡灰色，具细小黑点；尾呈暗色；二十二碳六烯酸（DHA）和高脂含量较高，肉质细腻、口感鲜嫩。使用“舟山带鱼”证明商标的产品在加工制造等过程中应符合舟山市地方标准DB3309/T22－2005《舟山带鱼》的要求。
涉案商标经核准后有效期至2019年2月20日。2009年8月13日，该商标注册人名义变更为舟山水产协会。
2010年12月31日，舟山水产协会的代理人向申马人公司发出律师函，称申马人公司生产的“小蛟龙舟山带鱼段”侵犯了涉案商标权利，要求停止侵权，赔偿损失。
2011年1月28日，舟山水产协会的代理人在北京恒信公证处公证员的陪同下在北京市房山区良乡地区华冠购物中心以19.90元每袋的价格购买“小蛟龙牌舟山精选带鱼段”一袋，并索取了发票，发票上加盖有华冠公司的公章。该产品外包装标注“舟山精选带鱼段”，同时有“小蛟龙及图®”标记，生产商为申马人公司，原料产地为浙江舟山。
2011年3月2日，舟山水产协会的代理人向华冠公司发出律师函，称华冠公司下属的华冠购物中心销售的商品侵犯了舟山水产协会的商标权利，要求停止侵权，赔偿损失。随后，华冠公司收到了申马人公司代理人发出的律师函，就下架申马人公司的舟山带鱼段事宜发表意见，称未侵犯舟山水产协会的商标权利，请求华冠公司依法履行双方签订的购销合同。
2010年10月5日，申马人公司与宁波三英水产食品有限公司（简称三英公司）签订了《进货合同》，约定申马人公司向三英公司购买147 500元舟山带鱼。2010年10月15日，三英公司出具了出库单和带鱼货款收据。2011年10月12日，三英公司提供证明，称申马人公司销售的所有舟山带鱼系列是三英公司提供的货源，三英公司的带鱼原料，原产地为浙江舟山。三英公司成立于1999年12月13日，住所地为浙江省宁波市象山县昌国镇南门开发区，经营范围包括水产品初加工。
2010年12月31日，申马人公司与华冠公司签订《购销协议》。申马人公司同时向华冠公司提供了营业执照复印件、工业产品生产许可证、食品流通许可证、“小蛟龙及图”商标注册证、检验报告（带鱼段）、外观设计专利证书等。
律师点评
本案涉及将地理标志注册为证明商标的商标侵权纠纷。根据《商标法》的规定，地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。《商标法实施条例》第四条第一款规定，商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，作为证明商标或者集体商标申请注册。《商标法》第三条第三款规定，证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。
由法条可见，证明商标属于《商标法》规定的商标的一种，其不同于普通商标主要功能在于区分不同的商品、服务提供者，证明商标是用来标示商品原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的商标。证明商标的控制人与使用人分离，控制某一证明商标的组织不使用该商标，而是以保有、管理、维持证明商标为核心，由组织以外的，其商品符合证明商标所标示的特定品质的自然人、法人或者其他组织使用该证明商标。证明商标的功能，使用、管理方式均不同于普通商标，在涉及商标侵权认定时也不同于普通商标。普通商标的功能为识别与区分，因此要防止产生混淆；证明商标指示商品或服务所具有的特定品质，因此要防止虚假使用引起误解。
《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第五条指出，当事人依据其在先注册的普通商标主张他人申请注册的地理标志证明商标或者集体商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。当事人依据其在先注册的地理标志证明商标或者集体商标主张他人申请注册的普通商标违反商标法第十三条第三款或者第三十条的规定不应予以核准注册或者宣告无效的，不予支持。
审理指南中虽然仅涉及商标授权确权问题，但可以看出，普通商标与证明商标的存在不互为注册的障碍，两种商标在商标体系中并行不悖，不互相侵犯。
本案中还涉及商标的合理使用问题。《商标法》第五十九条第一款规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条第二款规定，《商标法实施条例》第六条第二款中的正当使用该地理标志是指正当使用该地理标志中的地名。
从以上法条可以看出，若他人为描述其商品产地而使用其证明商标中的地名，只要其未作虚假表示，则属于正当使用，不构成商标侵权行为。本北京市高级人民法院在判决中指出，申马人公司虽然没有向舟山水产协会提出使用涉案商标的要求，但如果其生产、销售的带鱼商品确实产自浙江舟山海域，则舟山水产协会不能剥夺其在该带鱼商品上用“舟山”来标识商品产地的权利，包括以本案中的方式——“舟山精选带鱼段”对其商品进行标示。申马人公司虽然有使用“舟山”标志的法律基础，然而申马人公司应当举证证明其产品确实产自浙江舟山，其包装上使用“舟山”标志具有正当性，未作虚假表示。
从本案中可以看出，主张他人行为涉嫌构成侵权，重心在于证明他人的商品不符合证明商标所标示的特定品质，而非造成混淆。
法院判决
北京市第一中级人民法院认为：
本案中，涉案商标“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”系作为证明商标注册的地理标志，即证明商品原产地为舟山海域的标志。因此，在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山精选带鱼段”属于对地理标志的正当使用，并不侵犯舟山水产协会的商标权利。根据申马人公司提供的与三英公司签订的进货合同、出库单、收据、三英公司出具的证明及三英公司营业执照复印件，可以初步证明申马人公司生产销售带鱼的原产地为舟山。况且，即便否定申马人公司提供的上述证据，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，舟山水产协会主张申马人公司侵犯其涉案商标权利，应当对侵权成立要件——申马人公司使用“舟山精选带鱼段”标志的商品的原产地并非舟山海域承担举证责任。舟山水产协会作为证明商标的注册人，属于对商品有监督能力的组织，应当有能力提供证据证明某带鱼产品是否属于舟山海域的带鱼。但是，舟山水产协会并未封存公证购买产品，致使无法判断申马人公司生产，华冠公司销售的带鱼的原产地。由此产生的不利后果应当由舟山水产协会自行承担。因此，根据现有证据，不能证明申马人公司使用“舟山精选带鱼段”容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认。舟山水产协会主张申马人公司、华冠公司侵犯其涉案商标权利，无事实和法律依据，不予支持。对舟山水产协会关于停止侵权、赔偿损失的诉讼请求，予以驳回。
综上，北京市第一中级人民法院判决：驳回舟山水产协会的全部诉讼请求。舟山水产协会不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，依法发回重审或依法改判支持其原审诉讼请求。
北京市高级人民法院认为：
证明商标是用来标示商品原产地、原料、制造方法、质量或其他特定品质的商标。证明商标是为了向社会公众证明某一产品或服务所具有的特定品质，证明商标注册人的权利以保有、管理、维持证明商标为核心，应当允许其商品符合证明商标所标示的特定品质的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中的地名。
就本案而言，涉案商标系作为证明商标注册的地理标志，即系证明商品原产地为浙江舟山海域，且商品的特定品质主要由浙江舟山海域的自然因素所决定的标志，用以证明使用该商标的带鱼商品具有《管理规则》中所规定的特定品质。舟山水产协会作为该商标的注册人，对于其商品符合特定品质的自然人、法人或者其他组织要求使用该证明商标的，应当允许。而且，其不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求，但商品确产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。但同时，对于其商品并非产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织在商品上标注该商标的，舟山水产协会则有权禁止，并依法追究其侵犯证明商标权利的责任。
申马人公司虽然没有向舟山水产协会提出使用涉案商标的要求，但如果其生产、销售的带鱼商品确实产自浙江舟山海域，则舟山水产协会不能剥夺其在该带鱼商品上用“舟山”来标识商品产地的权利，包括以本案中的方式——“舟山精选带鱼段”对其商品进行标示。同时，虽然申马人公司在涉案商品上使用的“舟山精选带鱼段”与涉案商标不完全相同，但由于“舟山精选带鱼段”中包含涉案商标的文字部分，且申马人公司在涉案商品上以突出方式进行标注，会使相关公众据此认为涉案商品系原产于浙江舟山海域的带鱼，故如果涉案商品并非原产于浙江舟山海域，舟山水产协会则有权禁止申马人公司以涉案方式使用证明商标，并据此追究申马人公司的侵权责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
本案中，申马人公司作为涉案商品的生产者，对于涉案商品是否产自浙江舟山海域负有举证责任。舟山水产协会有关举证责任应当由申马人公司承担的上诉理由成立，法院予以支持。原审法院根据申马人公司在原审诉讼中提交的与三英公司签订的进货合同、出库单、收据、三英公司出具的证明及三英公司营业执照副本复印件，认定在案证据可以初步证明申马人公司生产、销售的带鱼原产地为浙江舟山并无不当。但在舟山水产协会向法院补充提交的证据1中，三英公司对申马人公司原审诉讼中提交的与三英公司相关证据的真实性作出否认的意思表示，且申马人公司和华冠公司对舟山水产协会提交的证据1的形式要件不持异议，故法院认定该证据确系三英公司出具。虽然申马人公司提出该证据系三英公司受胁迫出具，但并未就此举证，故根据现有证据并不能认定三英公司在后出具的证据是受胁迫出具。三英公司先后出具的证据相互矛盾，法院无法确认三英公司相关证据的有效性。
此外，申马人公司向法院补充提交的证据中，银行对账单的金额与采购合同不具有直接对应性，而采购明细是申马人公司自行制作，不能据此认定银行对账单中的相应金额系履行采购合同的款项，且仅凭一份加盖舟山市福瑞达食品有限公司业务专用章的证明，尚不足以证明李散队将其购自舟山市福瑞达食品有限公司的舟山产带鱼销售给申马人公司，并被申马人公司加工成涉案商品。
综上，申马人公司提交的证据，尚不足以证明涉案商品原产地为浙江舟山海域。在申马人公司不能证明其生产、销售的涉案商品原产地为浙江舟山海域的情况下，其在涉案商品上标注“舟山精选带鱼段”的行为，不属于正当使用，构成侵犯涉案商标专用权的行为，应当就此承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。舟山水产协会要求申马人公司停止侵权、赔偿损失的主张于法有据，法院予以支持。但舟山水产协会并未就其主张的索赔金额举证，故法院将综合考虑涉案商标系证明商标的实际情况、申马人公司的主观过错程度、侵权情节、涉案商品的售价以及舟山水产协会为诉讼支出的公证费、合理的律师费等因素，酌情确定赔偿数额。
《商标法》第五十六条第三款规定，销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任。
华冠公司作为涉案商品的销售者，能够证明其销售的涉案商品来自申马人公司，且在收到舟山水产协会的律师函后下架了涉案商品，故其无需承担赔偿责任。对于舟山水产协会要求华冠公司赔偿损失的主张，法院不予支持。同时，考虑到华冠公司已经下架了涉案商品，故对舟山水产协会要求华冠公司停止侵权的主张，法院亦不再处理。
综上，虽然原审法院依据原审诉讼中的证据所作认定并无不当，但由于当事人在法院诉讼中补充提交的证据足以推翻原审法院认定的事实，故法院将根据现有证据对本案的事实作出认定，并据此纠正原审判决的处理结果。
案件来源
舟山市水产流通与加工行业协会与北京申马人食品销售有限公司侵犯第5020381号“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”商标专用权纠纷案[北京市高级人民法院（2012）高民终字第58号]
作者姜向阳律师简介
姜向阳，北京市安理律师事务所律师、高级合伙人，华东政法大学法律硕士。多年来致力于知识产权领域的实务工作，擅长处理与商标、著作权、不正当竞争、特许经营等领域的业务。先后发表了多篇专业论文。熟悉知识产权管理和运营，通过各种方式的知识产权运营，让知识产权作为企业竞争的利器，为权利人创造商业价值。执业多年以来，办理了大量涉及商标的行政、民事、刑事案件，在商标领域积累了丰富的实践经验。
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