商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权并赔偿？
根据司法实践，要结合原商标注册人在申请注册时的主观状态、核准注册后的实际使用情况、无效宣告裁定或行政判决书予以无效宣告所依据的主要法律理由等情形，对是否构成侵权、以及是否应当承担损害赔偿责任进行综合判断。
根据国家知识产权局发布的数据，2019及2020年受理的商评评审案件每年均在三十万件以上[i]。在这些评审案件中，有大量无效案件是因与他人在先商标权、字号权等在先权利发生冲突所导致的无效。根据法律规定，注册商标一旦被宣告无效后，即视为自始不存在。一般而言，在注册商标被宣告无效后，原商标权人往往会主动停止继续使用已被无效的商标，以降低被无效申请人即在先权利人提起侵权诉讼的法律风险。
对于在商标核准注册后、无效宣告之前的使用行为，是否构成侵权、以及是否要承担损害赔偿的法律责任，商标法并无明文规定。根据司法实践，要结合原商标注册人在申请注册时的主观状态、核准注册后的实际使用情况、无效宣告裁定或行政判决书予以无效宣告所依据的主要法律理由等情形，对是否构成侵权、以及是否应当承担损害赔偿责任进行综合判断。本文结合相关案例进行分析。
01
涉及商标无效宣告溯及力的法律规定及问题
商标法第四十七条第二款规定：
“宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”
——商标法第四十七条第二款
出于维护已经做出并已执行的处理决定的稳定状态，上述条款规定，在宣告注册商标无效前已经履行完毕的商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费不得请求返还。同时，为了防止因该规定产生不公平的现象，本条第三款又规定如果明显违反公平原则的，应当返还的例外情形。
以上规定并未明确宣告注册商标无效的裁定或行政判决，对宣告无效前商标注册人自身使用商标的行为是否具有追溯力，即拥有在先权利的权利人、如在先注册商标权人、在先字号权人能否可以据此主张在后注册商标无效前的使用行为构成侵权。相应的，在商标被宣告无效前，原注册人能否基于无效宣告之前的国家知识产权局关于核准商标注册的决定具有一定的公信力、其信赖利益应当得到保护从而做不侵权抗辩，法律并未明确。
02
情形一：被宣告无效前注册使用具有明显主观过错——构成侵权并应当承担赔偿责任
对于存在明显傍名牌、搭便车的原商标注册人而言，其原注册商标徒有注册外壳、缺乏实质合法权利，因此，原商标注册人在其商标被无效宣告之前的使用行为往往会被认定构成侵权并应当承担赔偿责任，此类案件争议较小。
在江西金凤凰铝业有限公司与福建闽和铝业有限公司等侵犯商标专用权纠纷案中[ii]，原告拥有在先的“闽和及图”注册商标，曾被评为当地知名商标。2015年1月，被告取得“闽禾”商标注册， 2015年4月原告方对该商标提出无效宣告请求，2015年12月，商评委以争议商标“闽禾”与引证商标“闽和及图”构成在相同类似商品上的近似商标为由，裁定争议商标“闽禾”予以无效宣告。在审理期间，被告主张被控侵权行为发生在2015年之间，即在其“闽禾”商标注册后、无效宣告之前，故其在2015年度生产、销售“闽禾”牌铝型材的行为合法。
一审法院经审理后认为，乙公司对“闽禾”商标的使用虽然系在商标有效期间，但根据查明的事实，乙公司的商标注册及使用行为均具有明显傍名牌、搭便车的恶意，其行为仍然构成商标侵权，故判决其承担包括停止侵权及赔偿10万元经济损失及合理开支的法律责任。二审法院福建省高级人民法院经审理维持了一审判决。本案法官撰文指出，商标被宣告无效前的使用行为是否构成侵权应以主观过错为要件[iii]。
03
情形二：无明显主观恶意，仅因无效程序知道他人的在先注册商标存在而依然使用，是否构成主观恶意要求的“明知”，从而构成侵权及承担赔偿责任
在因与他人在先权利发生冲突导致的商标无效案件中，有一类原商标注册人在申请注册时并不知道自己的商标与他人的在先权利撞车，而是当在先权利人针对原商标注册人的注册商标启动商标无效宣告程序后才知晓他人的在先权利存在。对于这类主体在其商标被宣告无效后依然使用的，是否侵犯他人在先权利从而构成侵权，存在不同的意见。
观点一：因商标无效宣告程序知道他人的在先注册商标存在而依然使用，构成主观恶意要求的“明知”，不要求明知侵权风险存在——构成侵权并应当承担赔偿责任
在南京亿华药业有限公司与无锡济民可信山禾药业股份有限公司侵犯商标专用权纠纷案中[iv]，原告在第5类化学医药制剂上拥有在先的“悉能”注册商标，于1998年获得注册。被告于2004年在相同商品上申请注册“希能”商标，原告提出异议，2010年，商标局裁定不予注册，2011年，商评委决定予以核准注册。此后，北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院分别判决维持商评委的决定。2015年7月，最高人民法院再审撤销了商评委的决定，要求商评委重新作出裁定。2015年10月28日，商评委重新作出被告商标不予注册的决定。原告遂起诉，认为被告于2004年起使用“希能”商标的行为构成侵权，要求法院判令被告停止侵权并赔偿损失。
二审法院上海知识产权法院审理认为，商标不予注册、被撤销或无效的决定、裁定等对于注册商标撤销或宣告无效前的使用行为是否具有溯及力，应取决于注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意。即注册商标被撤销或宣告无效的，对于撤销或无效之前的商标注册权人的使用行为原则上没有溯及力，但因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。
关于被告是否存在主观恶意如何认定，以及主观恶意应当达到怎样的程度，即主观恶意所要求的“明知”是达到被告知道原告使用在先注册商标即可、还是要求被告知道其注册使用被诉标识很有可能构成侵权而依然进行使用，该案合议庭存在不同意见。多数意见认为被告在基本相同的商品上申请注册并使用与原告权利商标近似的标识、且不能对其使用的被诉商标做出合理解释，足以认定被告主观上存在傍附权利商标恶意。少数意见认为主观恶意所要求的“明知”不仅指被告知道原告在先使用的权利商标，还包括被告知道侵权风险而依然进行使用。
值得一提的是，被告商标的注册过程历经最高院再审改判，表明商评委及三级法院对被诉标识是否构成对权利商标的侵害存在较大的争议，故本案很难认定被告明知其侵权风险而继续使用。在本案中，法院对主观恶意所要求的“明知”采取了相对较低的标准，即达到被告知道原告注册使用在先注册商标即可，并未采取更高的关于侵权风险认知的考量标准。此外，由于本案涉及的商品属于药品，与人们的生命健康息息相关，在认定是否容易导致混淆误认时应当施加较为严格的标准[v]，基于以上考量，二审法院最终认定被告在宣告无效之前的使用行为主观上存在恶意，客观上容易导致混淆，构成对权利商标的侵害，并支持了原告主张的550万元经济损失及合理开支。
与之相类似，在北京高院审理的亚马逊“AWS”商标侵权案中[vi]，亚马逊曾提交“AWS”商标申请但因与他人在先的AWS商标构成近似而被商标局驳回。一审法院认为，亚马逊公司在商标申请注册过程中早已知悉了他人商标在先注册的事实但依然继续使用，主观上漠视他人依法取得的合法权利，客观上挤压了在先权利人通过商标使用行为积累商誉、开拓市场空间的可能，构成商标反向混淆，属于恶意侵权且情节严重，一审法院判令承担二倍惩罚性赔偿金7000余万。
上述一审判决体现了注册商标专用权属于绝对权的威力，在该案中，北京高院对主观恶意的“明知”所采用的标准与上述上海知产法院审理的南京亿华案的标准一致，即只需知道他人商标存在但依然使用就达到了主观恶意要求的“明知”标准，不以知道侵权风险存在为标准。
观点二：虽因商标无效宣告程序知道他人的在先注册商标存在而依然使用，但难以判断侵权风险高低——构成侵权但不赔偿
在义乌市科美家用电器有限公司与被告义乌市正大电器商行等公司侵害商标权纠纷一案中[vii]，杭州市中级人民法院的判决结果及对主观过错的掌握标准与上述案件有所不同。
在该案中，原告拥有“KEMEI及图”商标，于2004年申请，2007年获准注册。被告于2008年申请注册 “GEMEI”商标，于2010年获准注册。2015年，原告针对被告的“GEMEI”商标提出无效宣告请求，2016年，商评委做出无效宣告裁定，认定争议商标“GEMEI”与原告在先的“KEMEI及图”引证商标在“剃须刀”商品上构成相同类似商品上的相同近似商标，裁定予以无效。此后，北京知识产权法院、北京市高级人民法院分别判决维持商评委的决定。
关于在商标被无效宣告前使用行为的侵权定性问题，该民事案件法院认为，被告的注册商标在被宣告无效后，其相应注册商标专用权应视为自始不存在，原告所享有商标权作为绝对权，被告在相同或类似商品上使用与原告商标相近似商标的行为，因其原注册商标被宣告无效而失去了正当性基础，故即使是在该商标被无效宣告前，相应使用行为仍构成侵权。
关于在该商标被无效宣告前使用侵权商标是否需承担赔偿责任，该院认为商标获准注册后，在核定使用的商品范围上规范使用，难谓存在主观过错。被告注册商标因被认定为与原告商标构成近似而被宣告无效。这不同于因与他人在先商标完全相同，或因与他人享有在先权利的作品、专利等知识产权客体相同而被宣告无效等可相对简单地认定不法性的情形。对于因商标近似而被认定不法的情形，其判断主观性强，需要相当专业知识，作为普通的商标权人而言，要求其对双方商标构成近似作准确判断难免责之过重。因此，在无其他证据证明其存在过错的前提下，难以认定其在该商标有效期间的使用行为存在侵权的主观过错。
在该案中，法院对于主观恶意所要求的“明知”采用了较高的标准，即主观恶意所要求的“明知”不仅指被告知道原告在先使用的权利商标，还包括被告明知侵权风险而依然进行使用。对商标注册公信力的维护、对诚信经营的鼓励等因素给予了更多的考量，最终认定被告在被宣告无效前的使用行为构成商标侵权、应当停止使用但无需承担损害赔偿经济损失的法律责任。
04
总结及建议
在此类案件中，法院要平衡注册商标所拥有的绝对权以及信赖利益保护，注册商标权利人申请或使用商标是否具有恶意是决定天平倾向的关键因素。根据商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。如果商标注册人在申请商标注册时或者使用注册商标时，主观上存在恶意，即明知其申请注册或使用的商标侵害他人在先权利，那么商标注册人值得保护的信赖利益不复存在。如果无明显的主观恶意的，法院对主观恶意的程度以及“明知”的范围可能会采取不同的标准，从而对于赔偿损失的法律责任承担问题得出不同的结论。
对本无傍名牌、搭便车恶意、只因权利不巧撞车导致商标无效的商标无效被申请人而言，由于注册商标专用权属于绝对权，注册商标权人对其享有绝对支配属性，恶意并非商标侵权构成不可或缺的必备要件。只要使用行为损害了他人商标发挥识别来源功能的实现，即存在较高的商标侵权风险，更何况在历经因权利冲突引发的驳回、异议、无效宣告等程序后，法院更有可能会认定被申请人明知他人商标存在而继续使用，已达到主观恶意要求的“明知”标准，进而认定构成侵权并判令赔偿。
对善意的商标无效被申请人而言，当针对其注册商标的无效程序启动后，即已知道其商标已经产生了因不当注册而引发的争议、权利处于不稳定状态，此时应立即对其商标能否继续使用的法律风险进行审慎审查及系统性评估，一方面减少给在先商标注册人造成的损害，另一方面同时降低自身在被诉后被认定存在主观过错、应当承担包括惩罚性赔偿在内的法律责任的侵权风险。
注释：
[i] 国家知识产权局商标局评审法务通讯总第4期（2020年6月）；国家知识产权局战略规划司《知识产权统计简报》（2021年1月27日）
[ii] （2017）闽民终28号
[iii] 《商标被宣告无效前的使用行为应如何定性》， 作者：蔡伟 陈颖，人民法院报（https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/02/id/3196371.shtml ，最近访问时间：2021年6月16日）