如何判断属于恶意提起知识产权诉讼？| 知识产权Insight第055期
知识产权Insight第055期
随着我国企业专利、商标等知识产权数量的增加，恶意提起知识产权诉讼的数量也在不断增加。建议企业应谨防竞争对手恶意提起知识产权诉讼，在其提起恶意之诉后，应积极主张损害赔偿。
本期分享的案例，介绍了如何认定构成恶意提起知识产权诉讼，特别是如何判断提起诉讼具有主观上的恶意。
案例：山东比特智能科技股份有限公司、江苏中讯数码电子有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷再审案
案号：（2019）最高法民申366号
来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）
裁判要旨：判断当事人提起知识产权侵权之诉是否具有主观恶意，应当考虑当事人的权利基础及其对该种权利基础的认识能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素。
案情简介：
本案中，比特公司提起商标侵权诉讼在前，涉案商标因“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标'为由撤销在后，因此，本案的焦点问题在于比特公司提起商标侵权诉讼是否可以被认定构成恶意诉讼？如何认定比特公司提起本案商标侵权之诉具有主观恶意？
具体而言，比特公司曾于2008年针对中讯公司提起商标侵权诉讼【（2009）锡知民初字第57号】（以下简称第57号诉讼），并要求判令中讯公司赔偿经济损失612万元。后根据比特公司的申请，一审法院裁定准许其撤回起诉。
2013年7月22日，商标评审委员会作出《关于第4359350号TELEMATRIX商标争议裁定书》，以构成商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标'为由，将作为第57号诉讼权利基础的第4359350号TELEMATRIX商标（即涉案商标）予以撤销。后历经三级法院的司法审查程序，维持了商评委的裁定，涉案商标自始不具有法律效力。
中讯公司提起本案，主张比特公司第57号诉讼属于恶意提起知识产权诉讼，并主张损害赔偿，本案一、二审法院认定比特公司构成恶意诉讼，判决比特公司应赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元。
比特公司不服二审判决，向最高法院申请再审。
裁判文书摘录：
根据已经查明的案件事实，结合各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点问题是：二审法院认定比特公司对中讯公司提起（2009）锡知民初字第57号诉讼（以下简称第57号诉讼）的行为属于恶意诉讼，并据此判令比特公司赔偿中讯公司经济损失的结论，是否具备事实与法律依据。
《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。同时，《中华人民共和国侵权责任法》第六条规定，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。本案所涉为恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷，其本质上为侵权责任纠纷的一种具体类型。比特公司在本案中应当承担侵权责任的前提是，比特公司提起第57号诉讼的行为，属于恶意提起知识产权诉讼。判断比特公司是否存在恶意诉讼行为，应当从侵害行为、损害结果、侵害行为与损害结果之间的因果关系以及行为人的主观过错等几方面进行审查。本案中，比特公司曾于2008年针对中讯公司提起商标侵权诉讼，并要求判令中讯公司赔偿经济损失612万元。后根据比特公司的申请，一审法院裁定准许其撤回起诉。在案证据显示，因第57号诉讼的提起，中讯公司产生了律师费等诉讼成本，并因停止生产销售TELEMATRIX商标商品的活动丧失了交易机会、导致物料及人工损失。因此，现有证据可以证明，本案中存在侵害行为、产生了损害结果，且侵害行为与损害结果之间具有因果关系，故本案关键在于，比特公司提起第57号诉讼的行为是否具有恶意。
民事诉讼是知识产权人维护自身权益的重要途径，人民法院应当依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格的保护。但民事行为的实施、民事诉讼程序的启动，同样应当遵循诚实信用、禁止权利滥用的原则。本院认为，判断比特公司提起第57号诉讼是否具有主观恶意，应当考虑如下因素：
第一，比特公司在第57号诉讼中的权利基础及其对该种权利基础的认识能力。经查，比特公司于2008年启动第57号诉讼程序。2013年7月22日，商标评审委员会作出［2013］第23303号《关于第4359350号TELEMATRIX商标争议裁定书》（以下简称第23303号裁定），以构成商标法第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标'为由，将作为第57号诉讼权利基础的第4359350号TELEMATRIX商标（即涉案商标）予以撤销。后历经三级法院的司法审查程序，本院于2014年12月15日作出（2014）知行字第93号行政裁定，驳回比特公司的再审申请。至此，涉案商标自始不具有法律效力，且相关判决认为，基于美国美爵信达公司的TELEMATRIX商标在涉案商标申请日之前已经具有的知名度，比特公司申请注册涉案商标的行为难谓善意。由此可见，基于生效判决的明确认定，涉案商标权自始不具有正当性基础，且在权利取得之初，比特公司对于其权利基础的正当性即应当具备相应的认识能力。本院注意到，比特公司虽于本案再审审查阶段对第23303号裁定及后续司法审查程序的认定提出诸多质疑，但作为独立于第23303号裁定及其后续行政诉讼程序的本案，基于对生效裁判既判力的充分尊重，本院不应在本案民事诉讼程序中对此予以评述。对比特公司与此有关的再审申请理由，本院均不予支持。
第二，比特公司提起第57号诉讼的目的。根据原审法院查明的事实，比特公司与中讯公司曾先后接受赛德公司的委托，为其加工酒店电话机产品，系具有竞争关系的同行业经营者。结合已为生效判决确认的事实，即作为第57号诉讼权利基础的涉案商标，系比特公司“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标'，以及比特公司在提起第57号诉讼之前，即在其网站上宣传“作为国际与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一，比特在产品和服务上一直追求领先'，并先后对美国美爵信达公司及其代工企业提起侵害商标权之诉等事实，确难认定比特公司是以依法维权为目的、正当行使其诉讼权利的行为。据此，一审、二审法院认定比特公司启动第57号诉讼程序的行为，属于恶意提起知识产权诉讼，该结论于法有据，本院予以支持。在此基础上，一审、二审法院综合考虑中讯公司现实的经济损失、预期利润的损失以及比特公司的主观恶意等因素，酌情确定比特公司在本案中应当承担的赔偿责任的具体数额亦属得当。对比特公司与此有关的再审申请理由，本院均不予支持。
（审理法官：佟姝 毛立华 吴蓉）
案例简评：
一般认为，恶意诉讼，通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。恶意诉讼本质为侵权行为。因此，认定构成恶意诉讼侵权行为的构成要件为：
1. 一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求(侵权行为)；
2. 提出请求的一方当事人具有主观上的恶意（主观恶意）；
3. 具有实际的损害后果（损害后果）；
4. 提出请求的一方当事人提起知识产权诉讼的行为与损害后果之间具有因果关系（因果关系）。
其中是否具有主观恶意是判断的难点，本案给出当事人的权利基础及其对该种权利基础的认识能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素。本案中，法院认为基于美国美爵信达公司的TELEMATRIX商标在涉案商标申请日之前已经具有的知名度，比特公司申请注册涉案商标的行为难谓善意，其基于涉案商标提起侵权诉讼更加难谓善意。
恶意诉讼损害赔偿的确定是又一难点，因专利权人的恶意给他人造成的损失应包括直接损失和间接损失。在损失的具体数额无法确定时，法院可以结合侵权情节及恶意程度酌定赔偿数额。
（未完待续）
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