贴牌加工属于使用商标行为,应受《商标法》规制|民商事裁判规则
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【案件要旨】
贴牌加工，也称涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。其生产的产品虽不进入国内市场流通，但属于典型的使用商标的行为。
【案情简介】
被告舒乐达公司系德国一家专业生产罐头食品的企业，自1997年起长期委托国内企业为其贴牌加工，其商标iska于1999年12月13日获欧共体注册，1997年8月29日获国际知识产权组织国际局国际商标注册（即马德里商标注册），核准使用的商品类别均为29类，其企业名称和商标在国内有一定的知名度。自1998年2月开始至2006年，被告舒乐达公司先后委托原告法定代表人苏宇石任职的南宁高新开发区进出口公司、爽的食品厂、广西美年丰食品有限公司、广西玉林市瑞宁罐头食品厂贴牌加工罐头食品。贴牌加工的产品使用的商标标识由三个部分组成，椭圆圈形、圈内“iska”的拉丁文字母及其右上方的R与德文字母“qualität”（中文意思为质量）。
涉案商标系广西玉林市瑞宁罐头食品厂（下称瑞宁食品厂，该厂法定代表人苏瑞宁系苏宇石的父亲）2001年8月20日申请，2002年10月7日获准注册的商标，商标注册证号为第1999111号，核定使用商品为第29类：蘑菇罐头；蔬菜罐头；水果罐头；豌豆罐头，有效期为2002年10月07日至2012年10月06日。瑞宁食品厂注册该商标后为防止被被告发现，一直未实际使用。2008年6月14日，瑞宁食品厂将该商标转让给原告年年红公司。在瑞宁食品厂办理涉案商标转让给原告的过程中，被告舒乐达公司发现iska商标被中国企业注册后，曾要求原告在受让后将商标归还被告。2008年5月13日，苏宇石以年年红公司董事的身份签署了一份表明其愿意将商标权转让给被告舒乐达公司的文件。但原告在取得涉案商标后，并没有将其转让给被告舒乐达公司。2009年3月2日，被告舒乐达公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出争议申请，7月8日被受理，目前仍在审理中。
2010年4月27日，厦门海关作出厦关法知字[2010]070号行政处罚决定，没收被告国贸公司申报出口至俄罗斯的标有标识的3507箱蘑菇罐头，并处以罚款。据查，该批货物系由被告舒乐达公司委托被告国贸公司进行生产、运输。被告舒乐公司下订单时，向被告国贸公司提交了iska商标欧共体注册和马德里国际注册的资料，并授权国贸公司在其订购的货物上使用iska商标。
1997年以后，舒乐达公司就开始委托福建、安徽、广东、山东、湖南、河南、广西、重庆等地区的有关企业，其中包括南宁高新开发区进出口公司、爽的食品厂（其中1999-2000年均有受托生产）、广西美年丰食品有限公司等贴牌生产罐头产品，相关合同中已注明产品标注的品牌为“iska”。舒乐达公司一审提交的产品瓶贴标签上，标注有标识。
1999年10月8日，苏瑞宁（承租人）在申请开办瑞宁食品厂前与爽的食品厂的法定代表人陈治斌（出租人）签订《财产租赁合同》和《租赁经营合同》，其中约定：爽的食品厂将厂房及设备出租给苏瑞宁用于生产加工经营活动，租赁经营期限为三年（即1999年10月8日起至2002年10月8日止），苏瑞宁是爽的食品厂租赁经营期间的法定代表人和当然厂长。1999年11月5日，瑞宁食品厂的企业名称获得预先核准登记，其《申请开业登记事项》表中“主要设备和服务设施”一栏载明系“租用厂房生产罐头设备”，其《住所（营业场所）使用证明》表中“使用关系”一栏载明系“租赁”。2004年7月13日，瑞宁食品厂被玉林市工商行政管理局吊销企业《营业执照》。一审中，舒乐达公司提交了一张苏宇石的名片，载明苏宇石系美年丰食品有限公司、瑞宁食品厂的总经理。
舒乐达公司向国贸公司下达的《订单和运输指示》载明：1、数量：1货柜（1×1600箱）碎片蘑菇罐头，ISKA牌。2、运输代理：Ms.Lily Jin and Ms.Lisa Hu，VALDETRON DENMARKAPS QINGDAO OFFICE。3、提单。出口商：国贸公司；收货人：OOO,,KONFRUIT；通知人：VALDETRON DENMARK APSRUSSIAN OFFICE；目的港：俄罗斯圣彼得堡港。4、非常重要：在所有运输文件和纸箱唛头不要体现I.Schroeder或ISKG。2009年12月，舒乐达公司向国贸公司出具授权书，内容是：“我方，德国舒乐达公司，是ISKA商标在欧洲的持有者。我方兹授权我方业务伙伴，即供应商国贸公司，在合同约定的订购货物上使用ISKA这一商标。”
2010年4月27日，厦门海关查扣的本案被控侵权产品的瓶贴标签上标注有：制造商：国贸公司，中国厦门市湖滨南路国贸大厦27层。WWW.iska.ru。......。食品质量请参见192236.a/n92。原产地：中国。
【律师点评】
本案涉及由贴牌加工引发的商标侵权纠纷。贴牌加工是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。其特点在于由委托方提供商标，受托方仅负责加工生产，加工后的产品返还境外委托方，不在加工地销售。
贴牌加工方虽然仅负责生产贴牌，但其在商品上使用商标的行为属于商标性使用。此次修改的《商标法》整合了原《商标法实施条例》的规定，在法条中定义了商标使用的概念。《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。贴牌加工虽然不涉及商品流通领域，但涉及商品加工、生产领域，将商标使用在商品、商品包装或者容器上的行为属于典型的商标使用，受《商标法》规制。《商标法》中规定的相关公众不仅包括消费者，还包括生产者、销售者，贴牌加工虽然不涉及流通环节，若其滥用商标标识，仍可能导致生产销售环节的从业者产生混淆，因此贴牌加工亦不得在相同或类似的商品上使用相同或近似的商标，否则将构成商标侵权行为。贴牌加工从业者在签订加工承揽合同时，负有对委托人商标权利状态的审查义务，若受托人未尽到合理的审查义务，则亦要承担侵权责任。
本案中，法院强调了诚实信用原则的适用、对商标权的限制。诚实信用原则是民法中的帝王条款，具体到商标法体系中，诚实信用原则应当体现在商标注册、使用、管理等环节中，新修订的《商标法》通过在法律条文中规定的方式明确了诚实信用原则在商标法体系中的适用。通过违反诚实信用原则取得的权利，在未被撤销之前，其权利应当受到限制。
本案原审原告法定代表人苏宇石明作为曾经的贴牌加工商利用被告未在中国注册的可乘之机，借其父开办的企业对该商标稍加改动在中国注册，属于恶意抢注行为，其商标权在未被撤销之前，其权利应当受到限制，尤其不得对抗在先使用人。本案中的其他贴牌加工企业，由于尽到了合理审查义务，法院认定其不构成侵权。
从本案例可以看出，贴牌加工属于典型的商标使用行为，受到《商标法》的规制，受托人负有对委托人商标权利状况的审查义务，否则将承担商标侵权的法律责任。商标的注册、使用等环节均需遵循诚实信用原则，违反诚信原则取得的权利将受到相应限制，甚至被撤销。需要特别说明的是，关于“贴牌加工是否构成商标侵权”这一问题，之前存在不同观点。但是2015年最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商标侵权再审一案作出终审判决，认定浙江省浦江亚环锁业有限公司OEM产品上的相关标识不属于《商标法》意义上的商标使用。此后，北京、天津等多个地方的法院一般倾向于认为贴牌加工不构成商标侵权。
【法院判决】
原审法院认为：本案是因贴牌加工引发的商标侵权纠纷，贴牌加工是指承揽方根据定作方的要求生产加工定作方指定或提供商标标识的产品的生产方式。根据被告舒乐达公司给本案被告国贸公司的订单记载，被告国贸公司为被告舒乐达公司加工被告舒乐达公司明确指定的iska商标的罐头食品，其行为属于典型的贴牌加工行为。贴牌加工企业为防止贴牌加工行为侵犯他人的商标权，在接受贴牌加工的订单时，应当对定作方相关的商标权利给予应有的审查和注意。根据被告举证和陈述，被告国贸公司在接受订单时审查了定作方被告舒乐达公司的商标注册资料，也取得了商标使用的授权书，尽了应有的审查注意义务，即使所贴商标侵犯了原告商标权，其主观上也无过错，更何况原告无权禁止被告舒乐达公司使用商标。
综上，原告是涉案商标的注册的权利人，在该商标未被撤销的情况下，仍然对该商标拥有合法的权利，但其权利取得具有不正当性，故对其权利的保护应给予一定的限制。原告无权禁止与该商标近似的商标的在先使用人被告舒乐达公司继续使用商标。且被告长期在中国使用商标，继续使用该商标也不会导致相关公众对产品的来源产生混淆，即使原告的商标不被撤销，被告使用商标也不构成对原告商标权的侵权，因此原告主张两被告商标侵权没有法律依据，其诉讼请求依法应予驳回。
原审宣判后，年年红公司不服，向福建省高级人民法院起上诉。
福建省高级人民法院认为，涉外贴牌加工，也称涉外定牌加工，是指在来料加工、来样加工和来件加工业务中，由境外委托方提供商标，境内受托方将其提供的商标印在所加工的产品上，并将加工后的产品全部返还给境外委托方，境内受托方不负责对外销售，仅收取加工劳务费的一种生产组织方式。本案中，从舒乐达公司向国贸公司下达的《订单和运输指示》及出具的授权书内容看，国贸公司根据舒乐达公司的订单和授权，为后者加工生产iska牌的蘑菇罐头产品，并按后者的运输指示将加工后的罐头产品出口到俄罗斯。同时，本案并无证据表明国贸公司在国内同时销售该罐头产品。因此，舒乐达公司与国贸公司之间系典型的涉外贴牌加工法律关系，原审法院的相关认定正确。
《中华人民共和国民法通则》第四条规定，民事活动应当遵循诚实信用原则。该原则是民事活动的“帝王条款”，包括商标注册、转让等在内的一切民事活动均应当予以遵守。根据本案事实认定，爽的食品厂在1999-2000年间曾受托贴牌加工标注标识的罐头产品，瑞宁食品厂租赁爽的食品厂的厂房和设备并实际完成该生产业务。而且，苏瑞宁在此期间是爽的食品厂和瑞宁食品厂的厂长和法定代表人，苏宇石也曾任职爽的食品厂、美年丰食品有限公司、瑞宁食品厂等并作为前两家企业的贴牌加工业务的签约代表。因此，可以认定苏瑞宁和苏宇石父子知道或应当知道iska商标是舒乐达公司已获得欧共体注册和马德里国际注册的商标、标识是舒乐达公司长期委托国内相关企业贴牌加工罐头产品所使用的标识。作为曾经的实际贴牌加工商，瑞宁食品厂在舒乐达公司未在中国进行相关商标注册的情况下，向国家商标局申请注册与前述iska商标、标识相同或近似的商标；而由苏宇石完全控股的年年红公司，在受让该商标后又依其起诉舒乐达公司及其在中国国内另外的委托加工商国贸公司，由此可见，二者关于该商标的注册申请和转让系出于不正当目的，主观恶意明显，均有悖于诚实信用原则。况且，本案现有证据能够证明，iska商标是舒乐达公司已获得欧共体注册和马德里国际注册的商标，而国贸公司在受托贴牌加工时也已审查了舒乐达公司的相关商标权利状况，并取得了相应授权，尽到了合理的注意义务，主观上并无过错。综上，本院认为，虽然商标的注册和转让系经法定程序，国贸公司受权贴牌加工产品所标注的标识与商标也构成近似，但鉴于瑞宁食品厂、年年红公司申请注册或转让该商标的动机和目的均具有不正当性，且国贸公司已尽到了合理的审查注意义务，主观上没有侵权故意，客观上也未在国内市场给年年红公司造成实际损失，故对舒乐达公司和国贸公司在本案中的相关贴牌加工行为不予认定属于商标侵权行为。所以，年年红公司有关侵权方面的上诉理由不能成立，不予采信。
《中华人民共和国商标法》第三十一条的规定，是该法第三章“商标注册的审查和核准”中的条款之一，也是诚实信用原则在该法中的重要体现之一，现有法律和司法解释等没有规定人民法院在处理商标侵权纠纷案件中不能适用该条款，故年年红公司有关“法院无权适用该条款”的主张，法律依据不足，不予采纳。
年年红公司还认为原审法院将其取得涉案商标的合法性与正当性置于相对立地位，且优先考虑正当性，并对商标权利的保护给予限制，是对我国法律规定的否定。对此，本院认为，虽然适用法律原则的前提是必须穷尽法律规则，但为了实现个案正义，可以舍弃法律规则而直接适用法律原则。原审法院正是基于本案的具体情况，为体现案件处理结果的公平与正义，未简单地适用《中华人民共和国商标法》第五十二条的有关规定认定舒乐达公司和国贸公司的行为构成侵权，而是依据诚实信用这一民事活动应当遵循的基本原则作出相应判决，应属适用法律正确，故年年红公司的前述主张不当，不予支持。
福建省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。
【案件来源】
年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司（I.Schroeder KG）、厦门国贸实业有限公司侵害商标专用权纠纷案，[福建省高级人民法院（2012）闽民终字第378号]。
作者姜向阳律师简介
姜向阳，北京市安理律师事务所律师、高级合伙人，华东政法大学法律硕士。多年来致力于知识产权领域的实务工作，擅长处理与商标、著作权、不正当竞争、特许经营等领域的业务。先后发表了多篇专业论文。熟悉知识产权管理和运营，通过各种方式的知识产权运营，让知识产权作为企业竞争的利器，为权利人创造商业价值。执业多年以来，办理了大量涉及商标的行政、民事、刑事案件，在商标领域积累了丰富的实践经验。
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