一条传真引发的“血案”:拜耳畅销口服避孕药一项专利被判无效!
美国联邦巡回上诉法院(CAFC)5月13日做出判决,宣布拜耳两款口服避孕药Safyral(优思明)和Beyaz(屈螺酮+炔雌醇+左甲叶酸钙)中的活性成分左甲基四氢叶酸钙一项专利无效。Watson生产的Safyral和Beyaz仿制药无须再等到2020年4月以后才能上市。
一条传真引发的血案
受到质疑的甲基四氢叶酸(MTHF)专利由默克公司拥有,之后被开发作为拜耳两款畅销口服避孕药Safyral和Beyaz的活性成分之一。
一家名为Weider的营养补充剂公司1998年通知默克,由于广告成本太高,对于成立合资公司并在美国市场推广MTHF的提议不感兴趣,但仍愿意购买2公斤标准包装的MTHF。
默克当时负责卫生、化妆品和营养业务的高管Roland Martin随即在1998年9月9日给Weider公司回复了一条署名的传真:
[W]e would liketo handle your purchase of [MTHF] very simply. Therefore please send the orderto my attention and I will arrange everything. In addition we need the exactdelivery address/person. The price is 25,000 US$ per kg [of MTHF] freedelivered to your R&D center in the U.S. Payment terms are 60 days net. WithRick Blair and Richard Bizzaro we discussed a purchase of 2 kg [of MTHF]. Ifyou need more, we have no problem for an immediate delivery. After receivingyour order you will get the official confirmation of the order.
2013年,拜耳医疗保健及默克子公司Merck& Cie联合对Watson Laboratories提起诉讼,称对方提交的Safyral和Beyaz简略新药上市申请(ANDA)侵犯了MTHF的专利。
地方法院随之做出判决,认定Merck声明的专利有效,Watson的仿制药不得提前上市。地方法院的理由是,MTHF在1998年正申请专利授权,在此之前并无针对该产品的商业报价或商业出售行为。Merck在1998年9月9日回复Weider的传真不是一份真正的商业报价,因为里面没有包含重要的安全性和债务条款。Watson收到判决后向联邦巡回法院提起上诉。
剧情逆转
美国联邦巡回上诉法院(CAFC)是美国13个巡回上诉法院之一,设于哥伦比亚特区华盛顿。CAFC是13个上诉法院中最晚成立的一个,也是最独特的一个。和其他12个巡回上诉法院不同,其管辖权是基于案件的事项(subject matter)而不是地理位置。CAFC最为人熟悉的职能是对专利确权、侵权诉讼的专属上诉法院,负责受理来自美国专利商标局(PTO)的专利审查案件、美国联邦地区法院(DCT)的专利侵权案件等。
5月13日,CAFC做出判决,认为默克在1998年9月9日回复的传真实质上是对其发明的一种商业利用,违反了专利授权有关的“销售限制(on-sale bar)”条款,因此判定Merck持有的MTHF专利无效。所谓销售限制是指,一项发明专利相关的产品如果在获得授权1年前就开始出售,则不能获得专利授权。所谓销售限制是指,如果使用了某种技术的产品在申请专利之前就公开销售了, 那么无论其技术是否为公众所知,此技术都不能再获得专利保护了。
CAFC认为,尽管这份传真不是Merck向大量潜在客户主动提供的报价单,但是Martin在传真中提供了详细的报价、交货和付款信息,毫无疑问符合一份正式商业报价单的所有信息要求。而且在Martin回复传真以后,Merck和Weider公司对这件事情继续跟进,再次证明了Merck提供的正是MTHF的明确商业报价。
Merck最终没有向Weider供货,很可能是Merck当时打算以更高的价格向Weider的竞争对手进行MTHF的技术许可。CAFC表示,无论Merck和Weider在1998年秋天沟通的最终结果如何,无论双方是否签订了MTHF的销售供货合同,双方都承认Martin在1998年9月9日回复的传真在本质上是MTHF的一份销售报价单。从这一点考虑,提供销售报价单是Merck违反销售限制规则的强力证据,Merck向Weider出售MTHF最终是否达成并不是判决的决定性因素。
拜耳新闻发言人Chris Loder对联邦上诉法院的判决并感到失望并表示:我们对联邦上诉法院的这一判决结果并不认可,我们会极力捍卫我们的知识产权,后面肯定会考虑采取进一步的法律措施”。