典型案例丨职务发明中基础劳动关系的确定
【裁判要旨】
发明人与单位之间存在劳动关系或者与《专利法实施细则》第十二条第二款所称临时工作单位之间存在工作关系，是认定职务发明的前提，其判断标准在于单位是否取得了对发明人包括完成涉案发明创造的创造性劳动在内的劳动支配权。单位与发明人之间仅存在一般的合作关系，单位并不掌握对发明人的劳动支配权的，该发明人的有关发明创造不属于职务发明创造。
【案号】
一审：（2019）苏05知初506号
二审：（2020）最高法知民终1258号
【案情】
原告：江苏多维科技有限公司（以下简称多维公司）。
被告：无锡乐尔科技有限公司（以下简称乐尔公司）、白建民。
2012年8月4日，白建民作为申请人及发明人，向国家知识产权局提交名称为“用于销售终端的读出磁头”的发明专利申请。2013年7月，申请人由白建民变更为乐尔公司。2014年8月13日上述专利申请获得授权，专利号为ZL201210276305.6（以下简称诉争专利），专利权人为乐尔公司，发明人为白建民。
2019年6月，多维公司向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，请求：1.确认诉争专利权归多维公司所有；2.乐尔公司、白建民承担本案维权费用15000元，并承担本案诉讼费用。主要事实与理由：根据专利法第六条和《专利法实施细则》第十二条的规定，诉争专利系白建民从多维公司离职一年内做出的与在原单位承担的本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造，故诉争专利权应归多维公司所有。另外，本案的专利权权属纠纷是由于乐尔公司、白建民将他人技术成果擅自申请专利引起的权属纠纷，其本质是侵害他人专利申请权的行为，参照专利法及相关司法解释关于维权合理开支的规定，应由乐尔公司、白建民承担本案的维权费用。
乐尔公司及白建民原审共同答辩称：1.白建民是兰州大学的教授，并非多维公司员工，多维公司不能作为白建民工作过的全职工作单位或者临时工作单位。2.诉争专利技术是兰州大学以及白建民在与其他公司合作过程中所产生的，并非在多维公司形成。3.白建民和多维公司之间的合作关系是咨询服务，两者之间存在咨询服务合同，白建民给多维公司提供的是咨询服务。
多维公司为证明白建民自2011年5月至2012年6月期间在其公司任职并担任新产品开发总监职务，提交了在此时间段内白建民个人社会保险参保证明以及部分个人所得税缴税记录、白建民的工作周报邮件记录、费用报销记录以及多维公司通讯录和员工名册邮件、公司内部发放工资、参加会议等相关邮件等予以佐证。白建民否认曾经在多维公司任职，主张其曾与多维公司签订了一份咨询服务合同，为多维公司提供培训、同高校及研究院所建立产学研合作、协助申请项目等相应服务；合同期限为自2011年5月1日起，为期1年。
【审判】
一审法院经审理认为：
首先，关于白建民的身份问题。双方是否存在劳动关系不应仅仅以是否存在明确的劳动合同为依据，而是应结合在案证据综合予以判定。本案中，多维公司提交了多封白建民在多维公司期间定期向相关人员报送的周报，内容涉及正在研发内容的进度情况汇报；其在多维公司部分邮件中甚至涉及人员任免的讨论，多维公司内部多个版本的通讯录中均将白建民记载为新产品开发总监。结合白建民在此期间确系在多维公司缴纳社保以及扣缴个人所得税等情况，上述证据相互印证，足以证明白建民在此时间段实际履职于多维公司，与多维公司间形成了事实上的劳动关系。而白建民主张其与多维公司仅存在技术咨询关系，显然与白建民在上述诸多邮件中所呈现的履职状态和内容不相符。至于其在该时间段是否同时就职于兰州大学，不影响对其与多维公司间劳动关系的判断。综上，白建民在2011年5月至2012年6月期间实际任职于多维公司。
其次，关于诉争专利技术与白建民在多维公司所任职工作的相关性。从诉争专利授权文件的记载来看，其发明点即在于读出磁头芯片所采用的是磁电阻元件，代替传统的感应线圈式读出磁头，以达到不受相对速度影响、抗干扰、厚度更薄的效果。而多维公司提交的2011年12月29日邮件中的“基于TMR的POS机阅读头”中提到了现有技术为感应线圈，缺点是输出信号与速度有关，劣势为输出波取决于速度，对外部磁场干扰敏感。而其解决方案分别对应于诉争专利所采取的相应技术手段，并且基本覆盖诉争专利的发明点。
因此，诉争专利属于白建民与多维公司劳动关系终止后一年内所作出的与其在本单位工作相关的发明创造，为职务发明创造，应判定归多维公司所有。至于多维公司提出应由乐尔公司、白建民承担其维权费用的主张，鉴于本案系权属争议，其主张该费用并无法律依据，故依法不予支持。
一审法院判决：一、确认诉争专利权归多维公司所有；二、驳回多维公司其他诉讼请求。
乐尔公司、白建民不服，向最高人民法院提起上诉。
最高法院经审理予以改判，撤销一审判决，驳回多维公司全部诉讼请求。
【评析】
根据专利法及其实施细则的规定，关于职务发明的认定，应注意以下两点：第一，适用专利法第六条关于职务发明规定的前提是发明人与单位之间存在劳动关系或者临时工作关系。职务发明的权属应归于单位的根本原因在于，产生该职务发明的创造性劳动的支配权属于单位。由此，判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键，在于单位对发明人的创造性劳动是否已取得支配权。如果单位与发明人之间的关系，仅仅是一般的合作关系，发明人并未让渡对自己的劳动支配权，则没有理由将该不属于单位支配的劳动所创造出的技术成果归属于该单位。第二，个人与用人单位系平等的民事主体，在不涉及国家、社会公共利益的情况下，双方之间形成何种关系应遵循意思自治原则。因此，判断发明人与单位之间工作关系的性质，应当以约定优先，在没有约定的情况下，才需要根据双方所实施的实际行为和结果进行综合判断。
具体到本案中：
第一，关于白建民与多维公司之间的多重关系。2011年5月至2012年6月期间，白建民与多维公司之间的工作关系存在双重约定。一是白建民系兰州大学与多维公司签订技术开发（委托）合同中的联系人，白建民作为兰州大学的代表参与到兰州大学与多维公司的技术开发合作项目中；二是白建民个人与多维公司之间签订有咨询服务合同，基于该咨询服务合同，白建民与多维公司之间形成另一工作关系。
第二，关于技术开发（委托）合同。根据技术开发（委托）合同的性质以及内容，由该合同所确定的白建民与多维公司之间的工作关系，显然不属于职务发明制度的调整范围，故由技术开发（委托）合同所建立的白建民与多维公司之间的工作关系，以及基于该工作关系形成的相关技术成果，不能成为多维公司以职务发明为由主张诉争专利权属的法律和事实基础。事实上，多维公司也未依据技术开发（委托）合同主张涉案专利的权属，而是主张白建民系多维公司的员工，以职务发明为请求权基础主张诉争专利的权属。
第三，关于咨询服务合同。从咨询服务合同的约定来看，白建民需要不定期为多维公司员工培训与磁性材料有关的专业知识；协助多维公司与高校及研究院所建立产学研合作，企业内部建立博士、硕士实习基地；协助多维公司申请国家及地方的科技局、发改委等项目。而多维公司需要为白建民提供开展上述工作所需的相关条件，向白建民支付每月不低于25000元及约定的公司期权，并且承担白建民由于履行合同产生的差旅费、交通费、食宿费等其它费用。由此可见，咨询服务合同中并未约定白建民从事多维公司的技术研发工作，咨询服务合同所约定的白建民的工作内容和性质，仅是向多维公司提供技术培训服务、技术合作和项目申请的中介服务。需注意的是：咨询服务合同中明确约定，“合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外服务，应以书面形式提出，双方应当另签合同，同时明确相关内容等事宜”，但本案中并没有证据证明白建民具有将其与多维公司之间由咨询服务合同所确定的工作关系的性质，变更为职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系的意思表示。
第四，关于双方实际实施的行为。一方面，在多维公司与相关案外人的合作中，白建民仍是以兰州大学教师的身份参与沟通；在2010年7月20日至2012年6月19日期间申请的专利中，白建民作为发明人，其身份仍然为兰州大学的教师；多维公司实际向白建民支付25000元/月的报酬、并给白建民报销差旅费等事实，这些都直接体现了双方按照技术开发（委托）合同、咨询服务合同履行各自义务；另一方面，多维公司为白建民缴纳社保、白建民在多维公司的通讯录中被列为新产品开发总监、在创新团队项目建议书中被列为产品经理、为白建民提供公司住房补助津贴以及白建民与多维公司之间存在周报往来等，虽然合同中没有明确约定，但都系多维公司单方行为或者与白建民系兰州大学方联系人的工作身份有关。故根据双方提交相关证据所显示的双方实际实施的行为来看，不足以认定白建民与多维公司之间存在职务发明意义上的劳动关系或者临时工作关系。
综上，白建民与多维公司之间工作关系的性质应当以约定优先，而根据约定，白建民与多维公司之间并不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。并且从双方实际所实施的行为来看，也无法得出双方就两者之间的工作关系已变更为职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系。因此，多维公司以诉争专利与白建民在多维公司所承担的本职工作相关为由，主张诉争专利系白建民的职务发明并要求将权属归于多维公司，缺乏事实和法律依据，不予支持。
此外，最高法院在审理中还特别指出：
第一，关于乐尔公司主张确认诉争专利归其所有的上诉请求。本案中，诉争专利登记在乐尔公司名下，多维公司以诉争专利系白建民在多维公司处工作期间的职务发明为由向原审法院提起诉讼，主张诉争专利的权属应归多维公司。根据诉审判一致的原则，本案仅需根据多维公司的诉讼请求及其所依据的请求权基础，审查诉争专利是否为白建民在多维公司处的职务发明。在现有证据已经确认白建民在多维公司所主张的期间内，与多维公司不存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的情况下，二审法院对诉争专利并非属于白建民在多维公司处的职务发明以及多维公司不享有诉争专利权作出了认定。因此，对于诉争专利系基于何种事实和原因产生、诉争专利是否另有实际权利人，已不属于本案审理范围。并且，在第三人未参加本案诉讼的情况下，二审法院亦无法对上述问题进行审理并作出实体判断，故对于乐尔公司、白建民请求二审法院确认诉争专利归其所有的上诉请求不予理涉。
第二，一审法院忽略双方事先约定的工作关系，直接根据双方工作接触和交流期间各自实施的实际行为认定双方存在事实上的劳动关系，并进而认定诉争专利属于职务发明，权属归于多维公司，有所不当。该裁判方法可能存在以下问题：在发明人与单位之间存在多重工作关系，且发明人具有多重工作身份的情况下，双方各自实施的实际行为往往是多重工作关系、多重工作身份共同作用下的结果，如在判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的工作关系的过程中，不考虑发明人与单位之间的事先约定，则可能会导致基于其他事实和原因形成的技术成果被不当地归为主张职务发明的单位，由此损害发明人本人以及第三人的合法权益。
综上所述，白建民、乐尔公司的上诉请求部分成立，应予支持。一审判决认定事实基本清楚，但最高法院结合二审中的新证据，对白建民与多维公司之间存在的工作关系的性质予以重新认定，并在此基础上依法对原审判决予以改判。
(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)