深知灼见 | 现有设计抗辩和先用权抗辩的认定
刘金虎诉深圳当纳利印刷有限公司、深圳市同和兴包装制品有限公司侵害外观设计专利权纠纷案
关键词 外观设计专利侵权 现有设计 先用权
裁判要点
相关法条
案件索引
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（2018）粤03民初3578号
基本案情
裁判结果
裁判理由
一、现有设计抗辩的适用条件
《专利法》第二十三条第四款规定，现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。一项技术是否构成现有设计，应当同时具备以下条件：1、必须实际存在某种公开行为；2、该公开行为必须在申请日或优先权日之前完成；3、该公开行为足以使公众通过正当途径得知；4、公众应当是不特定的人。在司法实践中，认定现有设计抗辩能否成立不需要考虑能够获知外观设计内容的公众的范围和数量，一般而言，会根据公开行为的性质、发生场景、受众特点等因素综合判断不特定公众知晓的外观设计内容的可能性。
本案中，涉案书架尚处在制造阶段，并未实际发生对外公开销售行为。知晓书架外观的仅为六个特定的主体，即委托制造者被告当纳利公司及其美国客户、实际制造者原告刘金虎以及其所在的瑞盟公司、被告同和兴公司和运输者深圳市金阳光印刷有限公司，都不属于专利法意义上的“公众”。书架没有向不特定的消费主体进行公开销售，未直接流入消费市场，不处于不特定公众想得知就能够得知的状态。因此，不符合现有设计抗辩的成立要件。
二、先用权抗辩的适用条件
但是，被告当纳利公司、被告同和兴公司确实在原告刘金虎申请专利之前已经制造了书架。当原告刘金虎申请了专利后，被告当纳利公司、被告同和兴公司不仅因为专利权的公开丧失了其对书架的前期投入，而且会因为专利侵权而停止该款产品的经营，显然不符合法律的公平原则。因此，专利法规定了先用权制度，保护在先使用者的投资，平衡在先使用者与专利人权的利益。《专利法》第六十九条第二款规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。
另一方面，先用权限制了专利权人的排他性权利，降低了专利对专利权人的价值，违背了专利法鼓励发明创造、推动发明创造应用的立法目的。于是，专利法为平衡先用权人的私人利益与公共利益，对先用权进行了相关限制。
（一）获取先用权的限制
获取先用权必须满足特定的主观要件、时间要件和行为要件、客体要件。
首先，先用权人主观上具有善意。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第15条规定，被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。有观点认为，如果先用权人从申请人处直接或间接合法获知技术或设计，不能适用在先权。本案中，原告刘金虎在上诉时也提出同样的理由，认为其基于供货关系将书架设计图纸发送给被告当纳利公司，并非赠予相关智力成果，被告当纳利公司没有合法取得涉案书架图纸，先用权抗辩不能成立。广东省高级人民法院则认为，“被告当纳利公司基于正常商业合作、履行合同等方式获得设计，并无违法行为。”笔者同意广东省高级人民法院的观点。笔者认为，只要先用权人并非以违法的方式从他人处获知，且之后的实施行为亦符合诚实信用原则，先用权抗辩可以成立。
其次，先用权人在申请日之前取得先用设计。需要说明的是，《专利法》第六十九条第二款中仅提及“专利申请日”，但笔者认为，先用权的时间要件也包括在优先权日之前。《专利法实施细则》第11条规定，“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。”在专利申请公开之前，先用权人是无法预知其行为会侵害他人的专利权。为了最大化的降低这种不可预测性带来的风险，先用权的起算日期应当是专利申请日或优先权日。
再次，先用权人在“专利申请日之前已经实施专利或者为实施专利做好了技术或物质上的必要准备”[1]。《解释》第15条第2款规定“已经做好制造、使用的必要准备”的两种情形分别为:1、已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；2、已经制造或购买实施发明创造所必需的主要设备或原材料。
最后，先用权人已经实施或准备实施的是与专利产品相同的产品。虽然本案是外观设计专利侵权纠纷，不存在等同的情形，但对于实用新型专利纠纷、发明专利纠纷中，在判断相关产品是否为相同产品时，是否包括等同的情形呢？最高人民法院在北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司等侵害发明专利权纠纷案【案号（2015）民申字第1255号】民事判决书中，将“相同”扩展到了“等同”。该案中，被告使用了由案外人制造的被诉侵权产品防火卷帘帘面，落入了原告的发明专利权的保护范围。被告主张案外人在专利申请日前制造了相同产品，并且在原有范围内继续制造，依法享有先用权。最高人民法院在该判决中指出，《专利法》第六十九条规定的相同产品是指具有与涉案专利相同或等同的技术特征的产品。被诉侵权产品防火卷帘帘面与涉案发明专利构成等同，认定属于相同产品。
本案中，无论是被告当纳利公司自行设计还是原告刘金虎自愿书架的制造图纸交给被告当纳利公司，被告当纳利公司均是合法取得先用设计，具备主观善意。本案中，原告刘金虎申请专利的时间为2017年5月8日，被告当纳利公司自2016年2月22日起即与原告刘金虎协商、确定书架的图样，被告当纳利公司获得先用设计的时间明显早于涉案专利的申请日。2017年2月6日被告当纳利公司向原告刘金虎下单预定原料，2017年5月2日下单订购书架，2017年5月8日前收到部分书架。以上事实均表明，在涉案专利申请日之前，被告当纳利公司不仅已做好了制造书架的准备，而且已完成了部分制造工作。综上，被告当纳利公司满足了获得先用权的全部要件。
（二）行使先用权的限制
行使先用权的限制包括先用权行使范围的限制、先用权转让的限制。
第一，《专利法》第69条第2款规定先用权人在“原有范围”内实施先用权。《解释》第15条第3款规定，“专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。从字面意义上看，生产规模是指作为生产单位所拥有或占有的固定投入的数量，它包括土地、劳动力、机械与设备的数量等。因此，司法解释是按照“数量”来核定“原有范围”。司法实践中，产量或销量成为判断先用权行使范围的最直接标准。本案中，被告当纳利公司在专利申请日后的委托制造、销售的书架数量并未超出申请日之前的数量，没有超出“原有范围”。
第二、本案虽不涉及先用权的转让，但是对先有权转让进行限制却是我国和大多数国家的共识。《解释》第15条第4款规定，“专利权人在专利申请日后将其已经实施或做好实施准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持。但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”如前所述，先用权是专利垄断权的唯一缺口，为了保护专利权人的利益、实现专利法的立法目的，这“唯一缺口”必须固定。若允许先有权的随意转让，则“缺口”会越来越大，专利垄断权则不断被弱化，专利权人的利益不断受损。但是，先用权和与之相关的先用权企业一并转让或承继时，“缺口”的范围并没有扩大。允许这种转让，既体现了先用权人的意思自治和权利处分自由，也没有损害专利权人的利益，先用权制度维护的平衡关系没有被打破，应当得到专利法的认可。
注释：[1]《最高人民法院知识产权案件年度报告（2011）》